米国連邦控訴裁判所（CAFC）判決
2014年一覧
月刊The Lawyers 2014年12月号（第181回）
- ※2014年12月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Am. Calcar, Inc. 対 Am. Honda Motor Co., 事件
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強い欺く意図から不正行為を認め、特許を行使不能と論じた判決
CAFC合議体は、PTOでの審査段階における不正行為に基づき、争点の特許は権利行使不能であるとの地方裁判所の認定を支持した。一連の判決から、欺く意図の重要性と、裁判所によるその解釈の柔軟性が注目される。依然として不正行為は特許を攻撃する大きな争点である。No. 13-1061 (September 26, 2014)
- 2. EMD Millipore Corp. 対 AllPure Techs. Inc. 事件
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特許性に関する補正で追加された限定に審査経過禁反言の推定を認めた判決
この判決は、先行技術を回避する目的で補正が行われたことが明らかではない場合であっても、特許性に関する補正によって追加された限定に審査経過禁反言の推定があることを示した。特許権者がこの推定に反論できなかった場合、特許権者は均等論に基づくクレーム侵害の主張を維持することは困難である。No. 14-1140 (September 29, 2014)
- 3. Robert Bosch, LLC 対 Snap-On Inc. 事件
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クレームの文言に「ミーンズ・フォー」の文言がないが、明細書中に対応する構成が無い場合のクレーム解釈（第112条第6パラグラフ）
この判決は、請求項の文言の解釈に際して、「ミーンズ・フォー」という文言が含まれていない場合であっても、争点である文言に関する十分な構造上の説明が明細書中に無い場合には、依然として、ミーンズ・プラス・ファンクション（第112条第6パラグラフ）の要件に服するものとして解釈される場合があるということを示した。No. 14-1040 (October 14, 2014)
月刊The Lawyers 2014年11月号（第180回）
- ※2014年11月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Abbvie Inc. 対 Mathilda & Terence Kennedy Inst. Of Rheumatology Trust 事件
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満了日が異なる複数の特許を自明性二重特許（ダブルパテント）の理由で無効にした判決
この判決は、自明性二重特許の原則が依然として存続していること、特許権者が異なる満了日の同一もしくは類似の発明をクレームした複数の特許権を持っている場合に自明性二重特許の原則がどのように適用されるかを明らかにした。この判決は、侵害被疑者が二重特許による抗弁の可能性を検討するために行う特許調査の一部として、特許権者が所有する、異なる満了日をもつ複数の特許のクレーム範囲を比較することの重要性を教えてくれる。No. 13-1545 (August 21, 2014)
- 2. Mformation Techs., Inc. 対 Research in Motion Ltd. 事件
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ステップ＋ファンクションクレームの解釈で、クレーム記載の順番を限定要件と判断した判決
この事件は、クレームに記載されたステップの順番を裁判所がどのように解釈するかを示す重要先例となる。ステップの実行順番を明示する文言がクレーム中にない場合でも、クレームや明細書においてその文言がどのように用いられるかを検討し、ステップの順番を限定的に解釈するかどうかを判断した。No. 13-1123 (August 22, 2014)
- 3. buySAFE, Inc. 対 Google, Inc. 事件
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Alice判決を確認したビジネスモデルに関する否定的な判決
バイセイフ事件は、クレームに特許適格性のある発明主題があるか否かに関するCAFCの現在の分析の一例を提示した。この判決では、クレームの特許適格性の有無をCAFCが判断する上で最高裁判決（アリス事件）に沿っている。バイセイフ判決は、コンピュータ・ネットワーク上で行われる既知の金融取引あるいは商取引に関するクレームは、顕著に新しい物理的要素が存在し、それが詳述されていない限り、発明に特許適格性がでないことを示唆している。No. 13-1575 (September 3, 2014)
月刊The Lawyers 2014年10月号（第179回）
- ※2014年10月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Apotex Inc. 対 UCB, Inc. 事件
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Therasense事件で不正行為の判断基準が引上がったにも拘わらず、不正行為の抗弁を認めた判決
CAFCは下級裁判所の判決を支持し、不正な行為を理由にアポテックスの特許は行使できないと判断した。Therasense事件により、不正行為の判断基準が引き上げられたものの、不正行為に基づく抗弁が成功する可能性があることをこの判決は示している。No. 13-1674 (August 15, 2014)
- 2. VirtualAgility Inc. 対 Salesforce.com, Inc. 事件
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特許付与後レビューの申立で特許侵害訴訟を停止させる基準を論じた判決
本件は、特許権者が特許侵害訴訟を提起した後で被告が申立ててあったPTOでの付与後レビューが開始された。CAFCは、付与後レビューが開始された状況においては、付与後レビューの対象クレームと裁判における係争クレームが同一である場合には、PTOでのレビューの期間、地方裁判所は裁判を延期すべきであることを示唆した。No. 14-1232 (July 10, 2014)
- 3. ePlus, Inc. 対 Lawson Software, Inc. 事件
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地裁の賠償判決を、控訴審係属中のPTOの特許付与後レビューの結果で取消した判決
この判決は、侵害被疑者に差止命令及び命令違反に対する罰金を課した地方裁判所の判決が控訴審に係属している間にPTOの特許付与後のレビュー手続によって特許が無効にされた場合に、地裁の差止命令及び罰金判決を取消した。Nos. 2013-1506, -1587 (July 25, 2014)
月刊The Lawyers 2014年9月号（第178回）
- ※2014年9月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Alice Corp. Pty. Ltd. 対 CLS Bank Int'l 事件
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抽象概念をコンピュータに実行させるだけの発明では特許適格性を欠くと論じたAlice判決
アリス事件の最高裁判決は、過去にビジネス方法およびソフトウェア特許が特許適格性ありと判断されていたとしても、更にそのような発明の特許適格性の基準を高めた点で重要である。最高裁は、抽象概念をコンピュータ・システムと単純に組み合わせても特許付与されないことを明確にした。コンピュータの機能を改良したり、その分野の技術を向上させる場合に特許適格性が認められる見解を示した。No. 13-298 (June 19, 2014)
- 2. AbbVie Deutschland GmbH 対 Janssen Biotech, Inc. 事件
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機能的な表現だけのクレームを無効とし、構造と機能との相関が読めるクレームを推奨した判決
地方裁判所は、抗体を機能的に定義する特許クレームの実施例を記載不備の理由で無効と認定した。CAFCはその認定を支持した。構造と機能との相関が読めるクレームが有効な特許を取得するために必要である。Nos. 2013-1338, -1346 (July 1, 2014)
- 3. Troy 対 Samson Mfg. Corp 事件
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PTAB（審判部）の審決取消訴訟を地裁に起すことで新たな争点及び証拠の提出機会を認めた判決
この判決は、査定系のPTABの審決取消のための民事訴訟（145条）、 インタフェアレンス・デリベーションのPTABの審決に対する民事訴訟（第146条）において、出訴先に地方裁判所を選べば、新たな証拠提出が可能なことを明確にした。従って、PTABの審決に新たな争点を出して地方裁判所で争うことができる。No. 2013-1565 (July 11, 2014)
月刊The Lawyers 2014年8月号（第177回）
- ※2014年8月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Nautilus, Inc. 対 Biosig Instruments, Inc. 事件
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最高裁がCAFCの不明瞭性の判断基準を否定し、新たな基準を示して不明瞭を理由に特許を無効とした判決
最高裁判所は特許発明の不明瞭性を判断するためのCAFCの基準を否定し、合理的な明確性をもって当業者に特許の技術的範囲を示さないクレームは不明瞭を理由に無効であると判決した。No. 13-369 (June 2, 2014)
- 2. Limelight Networks, Inc. 対 Akamai Technologies, Inc. 事件
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最高裁がCAFCの判決を破棄し、方法特許の工程の複数当事者による侵害行為と誘導侵害の要件の再考を求めた判決
最高裁は、直接侵害の認定なしに誘導侵害を認定したCAFC大法廷判決を破棄し、審理を差し戻した。最高裁は、方法特許を構成するすべての工程が実施されない限り侵害は成立せず、さらに、ミュニオークション事件の判決に従い、各工程は単一の当事者の管理または指揮の下で実施されなければならないと説明した。この判決により、複数当事者による侵害行為の認定はさらに困難になると思われるが、最高裁が審理を差し戻したことにより、CAFCによる第271条（a）に基づく直接侵害の要件の再審理の結果が重要となる。No. 12-786 (June 2, 2014)
- 3. Suffolk Technologies LLC 対 AOL Inc. & Google Inc. 事件
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ウェブサイトに投稿された文書を刊行物相当と認定した判決
CAFCは、ニュースグループのウェブサイトへの投稿が、印刷刊行物に相当するので、新規性判断において先行技術になると判断した。この判決は、公のアクセス可能性を、文書が印刷刊行物に相当する先行技術か否かを判断するための基準に置いた。No. 2013-1392 (May 27, 2014)
月刊The Lawyers 2014年7月号（第176回）
- ※2014年7月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Octane Fitness, LLC 対 ICON Health & Fitness, Inc. 事件
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弁護士費用の支払請求の立証基準を軽減した最高裁判決
最高裁はCAFCが定めた弁護士費用の支払を認める例外的事件の厳格な適用基準（明確かつ説得力ある証拠による立証基準）を拒絶し、訴訟当事者による証拠の優位性による立証を適切な判断基準として示した。この判決で最高裁が地方裁判所の裁量による判断を認めたことにより、今後、地方裁判所の段階での弁護士費用の支払いを求めるケースの増加が予想できる。最高裁事件番号 No. 12-1184 (April 29, 2014)
- 2. InTouch Technologies, Inc. 対 VGo Communications, Inc. 事件
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文献の組合せによる自明性の理由、動機付けの立証に専門家の証言を求めた判決
この判決は、第103条に基づく自明性による特許無効の主張での複数の文献を組み合わせる理由と動機付けに関する専門家証言を含む十分な立証が必要なことを明らかにした。したがって、侵害被疑者は、特許クレームの自明性の認定を裏付けるために、発明当時の当業者が文献を組み合わせる具体的な理由を示す詳細な専門家証言と、明確な分析を提示しなければならない。No. 2013-1201 (May 9, 2014)
- 3. General Electric Co. et al. 対 Wilkins et al. 事件
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共同発明者を主張する者に、先ず信頼性のある証言、次にその裏付け証拠を求めた判決
この判決は、発明者適格に関する紛争で「合理の原則」要件が適用される状況を明らかにした。この判決は、共同発明者を主張する者が裏付け証拠書類を信頼性に乏しい証言を補う目的で使用することができない可能性があることを示した。むしろ、共同発明者を主張する者は、クレームされた主題への十分な貢献を立証する信頼性のある証言をまず提供しなければならない。 その後の裏付け証拠は分析対象として考慮される。No. 2013-1170 (May 8, 2014)
月刊The Lawyers 2014年6月号（第175回）
- ※2014年6月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Brain Life LLC 対 Elekta, Inc. 事件
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一度非侵害判決が出ている製品に対する再度の侵害主張を、既判力に基づき否定した事件
この判決でCAFCは、ある製品について以前に非侵害が判断された場合、ケスラー論及び既判力によってその製品に対する同じクレームに基づいて後の裁判で侵害の主張を新たに行うことを禁止した。しかし、以前の訴訟の影響力は新しい製品に対して及ばず、侵害を新たに主張できる。No. 13-1239 (March 24, 2014)
- 2. Microsoft Corp. 対 DataTern, Inc. 事件
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特許権者がサプライヤーの顧客だけを訴えた場合でも、サプライヤーに確認判決を求める当事者適格を認めた裁判
この判決は、特許権者がサプライヤーの顧客（ユーザー）だけを訴え、また、顧客を訴えることしか計画していない場合であっても、顧客に対する特許権者の主張がサプライヤー側の間接侵害の問題を黙示的に引き起こす場合には、サプライヤーが特許権者に対して非侵害の確認判決を求める訴えを提起できることを明らかにした。No. 2013-1184 (April 4, 2014)
- 3. Trebro Mfg., Inc. 対 Firefly Equipment, LLC 事件
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自己不実施の特許でも競合製品に対する差し止め請求を認めた判決
この判決は、特許権者がその特許を実施していなくても、競合製品が販売された場合には差止請求が可能であることを確認した。この判断を下す上で、裁判所は市場規模や競合製品に関する特許が出願された時期などの要因に注目した。No. 2013-1437 (April 9, 2014)
月刊The Lawyers 2014年5月号（第174回）
- ※2014年5月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Lighting Ballast Control LLC 対 Philips Electronics North America Corp. 事件
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CAFCは覆審であり、一審のクレーム解釈を見なおせることを確認した判決
この判決はCAFCの機関としての歴史における重要な点を示した。CAFCはこの15年間に亘って行ってきたクレーム解釈問題のアプローチを維持し、覆審であることを肯定した。さらに、CAFCは、適切な特許クレームの範囲を決定する自身の権限及び責任を確認した。No. 12-1014 (February 21, 2014)
- 2. Takeda Pharm. Co. Ltd. 対 Zydus Pharms. USA, Inc. 事件
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数値限定クレームを限定的に解釈し、数値の記載に警鐘を鳴らした判決
この判決は、特許発明の技術的範囲の決め手となるクレーム、特に数値限定のクレームの記載方法に警鐘を鳴らす判決である。No. 2013-1406 (February 20, 2014)
- 3. Danisco US Inc. 対 Novozymes A/S 事件
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特許出願を巡る争いとか過去の訴訟履歴から確認判決を求める事件性を肯定した判決
この事件においてCAFCは、確認判決を求めるために必要な事件性は、裁判により解決可能な明確で具体的な争点があれば成立すると判断した。その争点として、審査段階から出願人が相手方の特許の無効を主張していた事実や、両当事者の長年に亘る多くの訴訟履歴の存在も、大きな判断材料となる。No. 2013-1214 (March 11, 2014)
月刊The Lawyers 2014年4月号（第173回）
- ※2014年4月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Medtronic Inc. 対 Mirowski Family Ventures, LLC 事件
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ライセンシーが特許権者に起こす確認訴訟での侵害の挙証責任が特許権者にあることを判示した最高裁判決
この事件において最高裁は、CAFCの判決を破棄し、原告が争点の特許のライセンシーであって、かつ特許非侵害の確認訴訟を提起した場合でも、侵害の立証は被告である特許権者の責任であることを判示した。No. 12-1128 (January 22, 2014)
- 2. Enhanced Security Research, LLC 事件
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マニュアルの刊行物性と、発明の実施化における勤勉性を示すために必要な証拠を論じた判決
この判決でCAFCは、先行技術が公に入手可能であったことを立証する基準についての既存の判例を再度確認した。さらに判決は、発明の実施化における勤勉性を示すためには厳格な証拠の立証が必要であることを確認した。特許弁護士の仕事を通して勤勉性を立証する場合は、日々の仕事の完了を明記した詳細な記録を付けることが求められる。No. 2013-1114 (January 13, 2014)
- 3. Nazomi Communications, Inc. 対 Nokia Inc. 事件
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侵害事件で外部ソフトのインストールと組み込みソフトのアクティベートを区別してクレームを解釈した判決
この判決は、ハードウェア及びソフトウェアの組み合わせを必要とする特許クレームの侵害成否の基準に関する指針を作った。CAFCは、外部ソフトウェアをインストールすることと、既にハードウェアに組み込まれているソフトウェアをアクティベートすることとを区別し、侵害被疑品は外部ソフトウェアをインストールすることでクレーム要件を備えるので非侵害と判断した。No. 2013-1165 (January 10, 2014)
月刊The Lawyers 2014年3月号（第172回）
- ※2014年3月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Suprema, Inc. 対 International Trade Commission 事件
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輸入後に発生する間接侵害問題に関税法337条を適用したITCの決定を否定した判決
この事件においてCAFCは、直接侵害の根底の行為が侵害品の輸入後に発生した場合、関税法337条は誘引侵害に対して適用されないと判示して、ITCの決定を破棄した。この判決は、輸入された侵害被疑品の侵害のタイミングに関する争点がある場合のITCによる調査の実行可能性に影響を与えた可能性がある。No. 2012-1170 (December 13, 2013)
- 2. Institut Pasteur & Universite Pierre et Marie Curie 対 Focarino 事件
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非自明性の立証のための二次的考慮事項の重要性と、二次的考慮事項の候補を論じた判決
この判決は、自明性を主張する者は、先行技術により特許発明を実施する動機と成功への合理的な期待を立証する必要性を説示している。CAFCは、自明性の全体的な評価において「二次的考慮事項」を重視していることを強調した。また、ライセンスの実績、業界における高評価、第三者による発明の模倣などを自明性の解析の要素に取り上げた。No. 2012-1485 (December 30, 2013)
- 3. Kilopass Technology, Inc. 対 Sidense Corporation 事件
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悪徳な訴訟を起こした者に弁護士費用を負担させる新基準を提示した判決
この事件は、弁護士費用の裁定を許可するかどうかの判定に関してCAFCによる発展的アプローチを示している。この事件から、最高裁判所がOctane Fitness事件における弁護士費用の裁定のCAFCによる現在の基準を今年後半に変更することを、CAFCが確信していることがうかがえる。この事件はまた、主観的悪意要件から遠ざかる動向を示唆し、CAFCが大きな裁量を持てる基準を採用するのに前向きであることを示唆する。No. 2013-1193 (December 26, 2013)
月刊The Lawyers 2014年2月号（第171回）
- ※2014年2月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Motorola Mobility, LLC 対 Int’l Trade Commission 事件
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特許無効の抗弁に、明確かつ説得力のある立証を求めた判決
この事件は、特許無効の抗弁において、侵害被疑者は明確かつ説得力ある証拠を提出し、無効理由の立証責任を負うことを明らかにした。その証拠から、先行技術の範囲及び内容、クレームと先行技術との相違点、及び自明である理由を詳細に説明しなければならない。No. 2012-1535 (December 16, 2013)
- 2. Galderma Labs 対 Tolmar, Inc. 事件
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数値範囲が先行技術を含む数値範囲限定特許の有効性の判断基準を論じた判決
特許発明が数値範囲をクレームしている場合に、先行技術文献がその範囲に含まれる一部の数値を開示していることがある。この場合に、特許発明が有効であるためには、?阻害要因、?予測不可能な結果、または、?二次的な考慮を特許権者は立証しなければならない。予測不可能な結果については、「程度」の違いではなく「質的な」違いでなければならない。No. 2013-1034 (December 11, 2013)
- 3. Futurewei Tech., Inc. 対 Acacia Research Corp. 事件
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後から起こされた訴訟をfirst-to-file rule(最初に提訴した者の裁判所を法廷地とする一般原則)で棄却した判決
この判決は、訴訟のfirst-to-file ruleの適用に関する好例を提供する。このルールの下では、特別な考慮事項が無い限り、非侵害、無効、または関連子会社の争点に関する確認判決を求めて侵害被疑者が別の裁判所で2番目の訴訟を起こすことはできないと思われる。No. 2013-1090 (December 3, 2013)
月刊The Lawyers 2014年1月号（第170回）
- ※2014年1月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Keurig, Inc. 対 Sturm Foods, Inc. 事件
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販売済み特許製品の部品販売と使用方法特許の特許権消尽に関する事件
この事件は、特許品の最初の正当な販売により、使用方法を含む当該物品へのすべての特許権が終了するという従来の原理を確認した。特許権者は消尽の問題を回避するために特許品の使用に関して取りうる制約を検討すべきである。さらに、装置および方法をカバーする特許権は全範囲において特許品の適法な販売で消尽すると考えられる。No. 2013-1072 (October 17, 2013)
- 2. LifeScan Scotland, Ltd. 対 Shasta Technologies, LLC 事件
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方法特許を実施する製品の譲渡がその特許権の消尽を導くことを認定した判決
この判決において、CAFCは、方法特許を実施する製品が譲渡されたため、特許権が消尽したことを理由に、その譲渡が無償の贈与であったにも拘わらず地方裁判所の間接侵害の仮差し止め命令を覆した。No. 2013-1271 (November 4, 2013)
- 3. Fresenius USA, Inc. 対 Baxter Int’l, Inc. 事件
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再審査手続きで無効となった特許は賠償請求能力を喪失すると判断した判決
この事件においてCAFCは、再審査手続でPTOが特許を無効にすれば、その特許権者は裁判所に係属中の事件から損害賠償による救済を受けられなくなると判示した。しかしながら、CAFC の判事の間で見解は割れており、最高裁による判断を要することになると思われる。Nos. 2012-1334, -1335 (November 5, 2013)