米国連邦控訴裁判所（CAFC）判決
2011年一覧
月刊The Lawyers 2011年12月号（第146回）
- ※2011年12月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Absolute Software, Inc. 対 Stealth Signal, Inc.事件
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この事件では、重要事実に関する真正な争点が存在しない場合のみ略式判決が適切であることが確認されました。また、提案された期日までに異議を申し立てないことは、自身の異議を申し立てる権利を放棄したことと見なされ、放棄規則の限定的な例外は適用されないことに注意が必要です。
Nos. 2010-1503, 1504 (October 11, 2011)
- 2. Robert Bosch LLC 対 Pylon Manufacturing Corp.事件
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この事件においてCAFCは、特許権者が回復不可能な損害を示さなかったことを理由に終局的差止命令の申し立てを却下した地方裁判所の判決を破棄し、差止命令の４つの要因をテストして終局的差止命令を認める判決を下しました。
No. 2011-1096 (October 13, 2011)
- 3. Powertech Technology Inc. 対 Tessera, Inc 事件
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この事件の決定から、特許権者がそのライセンス許諾を受けている製造者の顧客を訴える場合に、無効および非侵害についてライセンシーである製造者自身により確認判決の訴えを起こされるリスクがあることが示されました。
No. 2010-1489 (September 30, 2011)
月刊The Lawyers 2011年11月号（第145回）
- ※2011年11月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Star Scientific, Inc. 対 R.J. Reynolds Tobacco Company事件
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この事件においてCAFCは、争点の特許の基準日は仮出願日ではなく、その後の通常出願の日付であるとした地方裁判所の判決を破棄しました。CAFCは、仮出願に含まれる明細書の記載により、当業者は通常の出願中のクレームされた発明を実施することができることを理由に、仮出願日を出願日として適用すべきであると判決しました。
No. 2010-1183 (August 26, 2011)
- 2. Genetics Institute, LLC 対 Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc.事件
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この事件において、CAFCは米国特許法第291条に基づく事実上の抵触が存在しないことを理由にジェネティクスの訴訟を棄却した地方裁判所の判決を支持しました。CAFCはまた、より大きなタンパク質を作る動機づけが先行技術の中には存在しないとして、ジェネティクスの特許権はノヴァルティスの特許権に対して自明でないと判断しました。
No. 2010-1264 (August 23, 2011)
- 3. August Technology Corporation 対 Camtek, Ltd.事件
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CAFCは地方裁判所の判決を覆しましたが、その理由とは別の論点である§102(b)のオン・セール・バーに関して興味深い判断が示されました。CAFCによれば、§102(b)のオン・セール・バーは、発明に関する「商業上の販売の申し出」の時点で発明が「特許を取るための準備が整っている」ことを要求せず、発明が着想された時点で商業上の販売の申し出が発生可能になります。従って、着想前に販売の申し出が行われると共にこれが撤回された場合には、発明に関する販売の申し出が無かったと言え、反対に、販売の申し出が長期に亘り継続している場合、これに続いて着想が行われることにより、着想日の時点で先の販売の申し出は発明に関する販売の申し出となります。
No. 2010-1458 (August 22, 2011)
月刊The Lawyers 2011年10月号（第144回）
- ※2011年10月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Cybersource Corp. 対 Retail Decision Inc. 事件
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この事件において、CAFCはクレジットカードの不正を検出する方法とシステムに関する特許クレームが米国特許法第101条に基づく主題適格性の基準を満たさないと判断した地方裁判所の判決を維持しました。この判決では、クレームされた方法が、人間だけによって精神的に、あるいは紙とペンだけで実行される場合には、主題適格性のない抽象的概念と認定されました。Beauregardクレームにも方法クレームと同様に米国特許法第101条に基づく「機械又は変換テスト」が適用されることが明らかになりました。
No. 2009-1358 (August 16, 2011)
- 2. The Association for Molecular Pathology 対 USPTO事件
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この事件では、遺伝子に関する発明が、特許法第101条における主題適格性を有するか否かが争点となっています。CAFCは、単離DNAは人工物であり、その配列は自然界のDNAとは化学的に異なることから第101条の特許要件を満たしていると判断しましたが、DNA配列を「比較」「分析」する方法自体は抽象的概念にすぎないとして主題適格性を欠いていると認定しました。但し、CAFCにおいても判事の意見は分かれており、本件は最高裁の判断を仰ぐことになると思われます。
No. 2010-1406 (July 29, 2011)
- 3. CBT Flint Partners, LLC 対 Return Path, Inc.事件
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この事件では、裁判所によるクレームの訂正の基準が明確になりました。訂正が合理的な議論の余地を与えない場合だけでなく、様々に考えられる訂正がクレームの意味または技術的範囲に違いもたらさない場合には裁判での訂正が許可されます。
Nos. 1010-1201, 2010-1203 (August 10, 2011)
月刊The Lawyers 2011年9月号（第143回）
- ※2011年9月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Microsoft Corp. 対 i4i Limited P’ship事件
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この事件では、米国特許法第 282条における特許の有効性の推定に対して「明確で説得力のある証拠」によるものを除き反駁できず、証拠の優越では不十分であるということが明らかになりました。この立証基準は、原則として特許商標庁の審査官に提示されなかった証拠に対しても緩和されることはありませんが、KSR事件との整合性を考慮すると、証拠が特許商標庁の審査官に提示されなかったという事実が何らかの影響を持つ可能性も完全に否定することはできません。
No. 10-290 (June 6, 2011)
- 2. Spectralytics, Inc. 対 Cordis Corp.事件
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この事件において、CAFCは、もし地方裁判所が「特許権は無効であるとおそらく認定するであろう」場合でも、陪審員が特許権の有効性を認めた場合には、陪審員の認定を支持する謙譲的な審理の基準を適用しました。CAFCはまた、意図的な特許権侵害に関して損害賠償額の増額を決定するために適用されるRead事件の要因は、Seagate事件の判決によって変更されないことを確認しました。
No. 2009-1564 (June 13, 2011)
- 3. Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University 対 Roche Molecular Systems, Inc.事件
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この事件において最高裁は、バイドール法の適用範囲を明らかにしました。最高裁は、バイドール法が、連邦政府の補助金による発明の権利を自動的にその補助金を付与した団体または企業に与えるものでも、一方的にその発明の権利を取得することを一任するものでもないことを明らかにしました。従って、バイドール法の下で生まれる発明の譲渡を大学などが希望する場合は、譲渡契約が必要です。
No. 09-1159 (June 6, 2011)
月刊The Lawyers 2011年8月号（第142回）
- ※2011年8月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Global-Tech Appliances, Inc. 対 SEB S.A.事件
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この事件において最高裁は、教唆責任は、教唆の行為が侵害を構成することを実際に認識していたことを要件とすると判断しました。さらに、この認識要件は、侵害に関する重要事実に気付かないように、その事実から自らを意図的に遮断する「故意の無知」を立証することによって充足すると判決しました。
No. 10-6 (May 31, 2011)
- 2. Therasense, Inc. 対 Becton, Dickinson & Co.事件
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この判決において、不公正行為の判断基準が厳格化されました。CAFCはこれまで地方裁判所が採用していた意図と重要性に関する変動基準を排除し、それぞれの要素は独立していることを明らかにしました。また、重要性の判断についてはbut-for基準を採用し、米国特許規則第56条に規定される基準は適用されないことが明らかになりました。
No. 2008-1511 (May 25, 2011)(大法廷)
- 3. Micron Tech., Inc. 対 Rambus, Inc. 事件
Hynix Semiconductor, Inc. 対 Rambus, Inc. 事件 -
これらの事件では、訴訟開始前に文書破棄・保存ポリシーを承認することの潜在的な危険性が明らかになりました。訴訟が差し迫る前に文書を破棄しても証拠隠滅を問われることがあるので注意が必要です。
No. 2009-1263 (May 13, 2011)
Nos. 2009-1299, -1347 (May 13, 2011)
月刊The Lawyers 2011年7月号（第141回）
- ※2011年7月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Tivo Inc. 対 EchoStar Corporation事件
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この事件においてCAFCの大法廷は、差止命令に違反したことによる侮辱罪の認定手続が適切か否かを判断するためのKSM判例における要件を除外し、侵害品とそれを設計変更した製品との間に「外見以上の相違」があるか否かを侮辱罪の新たな判断基準として定めました。これにより、より広い裁量権が裁判所に与えられるため、差止命令に対して設計変更をする場合は、従来よりも注意を要します。特許権者にとっては、差止命令後に侵害者と交渉する上で有利な判例です。
No. 2009-1374 (April 20, 2011)
- 2. Radio Systems Corporation 対 Accession, Inc.
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この事件は、侵害被疑者が特許権者に対して確認訴訟を提起する際の裁判管轄権に関するものです。この判決では、他州の侵害被疑者に対して特許権者が送付する通常の警告状が、侵害者の州において特許権者に特別管轄権を与えることはなく、また、法廷所在州の外で行われる権利行使活動がその法廷地における裁判管轄権を発生させることはないということが明らかになりました。また、特許権に関する権利行使の取り組み及び防御の取り組みだけが特別管轄権の審理に関係し、特許権者自身の商業上の取り組みは無関係であるということも明らかになりました。
No. 2010-1390 (April 25, 2011)
- 3. Juniper Networks, Inc. 対 Shipley事件
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CAFCは、ジュニパーの補正された訴状を請求の趣旨が不十分であるとして棄却した地方裁判所の判決を支持するとともに、ジュニパーの補正された訴状では、米国特許法第292条の範囲内における「特許されていない製品」の主張が合理的になされなかったと認定しました。この判決は、虚偽表示訴訟におけるCAFCの厳しい申立基準をさらに確固たるものとしました。
No. 2010-1327 (April 29, 2011)
月刊The Lawyers 2011年6月号（第140回）
- ※2011年6月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Innovention Toys, LLC 対 MGA Entertainment, Inc. 事件
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この事件においてCAFCは、地裁の非自明性の略式判決を破棄して事件を差し戻しました。文献が特許を受けようとする発明と同じ課題に関連するならば、合理的に関連すると思料されます。この事件では、コンピュータゲームに関する文献が、基本的ゲーム要素が同じ物理的ゲームの開発において類似の問題への解決策を示唆する可能性を示し、地方裁判所がこの文献を類似技術と認めなかったことは誤りであると判示しました。
No. 2010-1290 (March 21, 2011)
- 2. McKesson Technologies, Inc. 対 Epic Systems Corp.事件
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方法クレーム特許の侵害を認定するためには、単独の当事者が方法クレームの全てのステップを実行することが必要です。この事件の方法クレームの実行に複数の当事者が関与している場合は、それぞれの行為がある当事者のコントロール又は指示の下にあることが要件とされましたが、今後のAkamai事件の大法廷での再審理において、共同直接侵害の責任に関する基準が明確となると思われます。しかし、方法クレームの記載において、ステップをその主体（誰がそのステップを実行する主体）に注意して記載することが必要です。
No. 2010-1291 (April 12, 2011)
- 3. Crown Packaging Technologies, Inc. 対 Ball Metal Beverage Container Corporation事件
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この事件でCAFCは、記載要件不備による特許無効の地裁判決を取り消し、特許権者であるCrownの主張を認める判決を下し、新規性の争点に関して事件を差し戻しました。判決においてCAFCは、記載要件を満たしているか否かの判断基準を示し、発明者がクレーム中に挙げた発明が明細書の記載から伝わる限りにおいて、記載要件を満たしている、と判示しました。バイオテクノロジー関連発明の記載要件が争点となったAraiad Pharmaceuticals事件の判例と並んで、非バイオテクノロジー発明の記載要件の判例となる事件です。
No. 2010-1020 (April 1, 2011)
月刊The Lawyers 2011年5月号（第139回）
- ※2011年5月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Centocor Ortho Biotech, Inc. 対 Abbott Labs事件
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この判決は、生体分子に対するクレームについて米国特許法第112条の記載要件を充足するには、機能的な性質の記述だけでは不十分であり、クレームされた生体分子を当業者が思い描くことができるように具体的な同定能力のある性質を提供しなければならないということを示しました。
No. 2010-1144 (February 23, 2011)
- 2. Siemens Medical Solutions USA Inc. 対 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc.事件
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この事件においてCAFCは、均等論に基づく侵害の判断テスト（機能・方法・結果テスト）とグラハム判例に基づく自明性のテストとの相違点を挙げた上で、侵害被疑品が有する特徴に個別の特許性があり、潜在的に均等性の争点に関連し、侵害分析に相当な影響力があったとしても、高度の証拠責任（明確かつ説得力ある証拠）に値しないので、侵害認定の立証責任は、文言侵害、均等物による侵害に拘わらず、証拠の優越(preponderance of the evidence)の立証を要件とすると判示しました。また、賠償額の裁定において、地方裁判所が未販売の製造された侵害品の数を除外して計算したことは誤りであると判示しました。
No. 2010-1145 (February 24, 2011)
- 3. In re Katz Interactive Call Processing Patent Litigation事件
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この事件において、CAFCは、複雑な特許権訴訟事件で地方裁判所が特許権者に対し主張するクレームの数を限定するよう命じた場合に、それが適正手続の権利を侵害するか否かについて取り扱いました。CAFCは、特許権者に選択されなかったクレームに基づいて法的責任もしくは損害に関する独自の問題を提起する権利が害されていないことを認めました。そして、特許権者に対して、主張するクレームの数を限定するよう命じることは地方裁判所の裁量権に含まれるとした。
Nos. 2009-1450, -1451, -1452, -1468, -1469, 2010-1017 (February 18, 2011)
月刊The Lawyers 2011年4月号（第138回）
- ※2011年4月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Tokai Corp. 対 Easton Enterprises事件
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この事件においてCAFCは、KSR判決における自明性の基準を実証する判決を下しました。単純な機械技術のような予測可能な技術においては、先行技術における既知の構成要素を組み合わせることによって容易に特許発明を無効にすることが可能であることを明らかにしました。また、この事件でCAFCは、発明品の商業的成功を立証するだけでは必ずしも自明性の判断を覆すことはできないことを示しました。
Nos. 2010-1057, -1116 (January 31, 2011)
- 2. Centillion Data Sys. LLC 対 Qwest Comm. Int’l Inc. 事件
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この事件においてCAFCは、サービスプロバイダによって制御される「バックエンド」コンポーネント、及び顧客によって制御される「フロントエンド」コンポーネントを有するシステムの「使用」が、単一の当事者による特許権侵害の対象となりうるか否かについて初めて取り上げました。地方裁判所はサービスプロバイダ及び顧客のどちらの侵害も認めませんでしたが、CAFCは判決を覆し、米国特許法第271条a項におけるシステムの「使用」は「システムが、総じてサービスとして提供される場所、つまりシステムの制御が行われ、その恩恵を受ける」ことであると判示しました。CAFCは、顧客がシステムを主体的にサービスとして提供し、バックエンドシステムからデータを要求すること、そのデータを使用することによってシステムに対し、全体として十分な制御を行ったことを認めましたが、顧客が直接侵害者となりうるかについては判決を避けました。
No. 2010-1110 (January 20, 2011)
- 3. Arlington Industries, Inc. 対 Bridgeport Fittings, Inc. 事件
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この事件では、明細書に開示される範囲を超えてクレームの範囲を拡大するために、クレーム範囲の区別が用いられるべきであるという多数意見と、明細書に開示される範囲のみを主張することが許されるという反対意見とが示されました。
No. 2010-1025 (January 20, 2011)
月刊The Lawyers 2011年3月号（第137回）
- ※2011年3月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Uniloc USA, Inc. et al. 対 Microsoft Corp. 事件
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この事件においてCAFCは、特許侵害の賠償額の算定において専門家がしばしば用いてきた25％ルールを拒絶しました。25％ルールは、事件の事実に基づく合理的な特許使用料の基本とはならず、根本的に欠陥のある手段であるとして、特許訴訟の賠償額の裁定に用いるべきではないと判示しました。また、特許の特徴が顧客需要を創出していないか、又は価値ある製品の一部となっていないときは、全市場価値全体価値のルールに頼ることはできないことを判示しました。
Nos. 2010-1035,-1055 (January 4, 2011)
- 2. Microsoft Corp.事件
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この事件においてCAFCは、訴訟を予見して原告がテキサス州東部地区と関連を持ち、テキサス州東部を便利な裁判地にしようとした試みを無駄であると認定し、ワシントン州西部地区が唯一便利で公平な裁判地であると認定しました。この判決から、より便利な裁判地が存在する場合にはテキサス州東部から事件を移管しようとするCAFCの意思が確認できます。
Misc. No. 944 (January 5, 2011)
- 3. Prometheus Labs., Inc. 対 Mayo Collaborative Servs.事件
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この事件においてCAFCは、最高裁判所のBilski判決を踏まえても、"machine-or-transformation"テストが発明の特許の適格性を評価するための強力なツールであるということを、我々に思い起こさせました。また、特許されている発明の特徴も、日本の実務からみれば、相当緩やかな特定で特許となっています。
No. 2008-1403 (December 17, 2010)
月刊The Lawyers 2011年2月号（第136回）
- ※2011年2月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Nuance Comm’ns, Inc. 対 Abbyy Software House事件
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この事件は、域外の企業なり個人にアメリカの管轄が及ぶ可能性があることを判示した点で重要です。被告がアメリカ国内の第三者と事前の関係を有するならば、この第三者を通じた接触は、アメリカの裁判所に十分な管轄を付与する可能性があることを明確にしました。
No. 2010-1100 (Novemver 12, 2010)
- 2. Western Union Co. 対 MoneyGram Payment Sys., Inc.事件
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この事件においてCAFCは、地方裁判所の判決を破棄して、ウエスタンユニオンの特許は明細書に記載された公知の技術から自明と判断し、特許の無効を判決しました。この事件は、コンピュータやインターネットの活用を要素とする発明の自明性を、従来例の装置（旧式の機器）を鑑みて判断する傾向にCAFCがあることを示しました。CAFCは、単なる置換以上のレベルを発明に求めていると思われます。
No. 2010-1080 (December 7, 2010)
- 3. Research Corp. Techs., Inc. 対 Microsoft Corp.事件
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この判決は、具体的な技術がクレームに記載されている場合に、その発明が抽象的であると特許の適格性に異議を申し立てることが困難なことを明らかにしました。この判決ではまた、特許権者が先願の優先権を主張して特許無効の主張を打破しようと試みるときには、クレームが先願の明細書によってサポートされていることを証明する必要があることも明らかとなりました。
No. 2010-1037 (December 8, 2010)
月刊The Lawyers 2011年1月号（第135回）
- ※2011年1月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. AstraZeneca LP 対 Apotex, Inc.事件
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この事件においてCAFCは、侵害被疑者が潜在的な特許権侵害を承知していれば、誘導侵害の意思を認定できるという重要な判決を下しました。とりわけ、侵害被疑者が潜在的に特許権侵害を回避するための選択肢を有していたか否かをCAFCは判断の基準とすることが明らかとなりました。
No. 2009-1381, -1424 (November 1, 2010)
- 2. Gilbert P. Hyatt 対 David Kappos, Director, Patent and Trademark Office事件
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この事件において、CAFCの大法廷は、PTOの拒絶の判断に対して、米国特許法第145条に基づく民事裁判によって地方裁判所に審理してもらう場合には、特許出願人が新たな証拠を提出する上で何ら制限を受けないと判決しました。これは、PTOの審判部の決定を不服としてCAFCへ控訴する場合に、FREおよびFRCPに基づきPTOの記録に縛られ、新たな証拠提出が制限されているのとは対照的です。この事件は、146条に基づき審判部へ審判を請求する手続きを経てCAFCへ控訴するよりも、145条に基づく民事裁判を選択する方が有利な場合があることを示しています。
No. 2007-1066 (November 8, 2010)
- 3. Cancer Research Technology, Ltd. 対 Barr Laboratories, Inc.事件
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この事件において、CAFCは、審査過程での懈怠及び不公正な行為を理由に特許権は権利行使不可能であると判断した地方裁判所の判決を覆しました。CAFCの判断により明らかになったことは、審査過程での懈怠に関する不公正な行為に基づく防御を行うには、審査過程において発生した不合理かつ説明できない遅延に由来する損害を、別に認定する必要があるということです。
No. 2010-1204（November 9, 2010)