米国連邦控訴裁判所（CAFC）判決
2015年一覧
月刊The Lawyers 2015年12月号（第193回）
- ※2015年12月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. SCA Hygiene Products Aktiebolag 対 First Quality Baby Products, LLC 事件
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損害賠償請求の時効期間内の特許侵害に対し懈怠の抗弁が有効なことを確認した判決
SCA判決は、6年の時効期間（米国特許法286条）の損害賠償請求期間内に起きた特許権侵害に基づく損害賠償の請求を阻止するために、懈怠論は依然として採用可能な防御方法であることを確認する判決となった。No. 2013-1564 (September 18, 2015)
- 2. Achates Reference Publishing, Inc. 対 Apple Inc. 事件
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当事者系レビュー（IPR）の期間制限に関する審判部の判断についてはCAFCが裁判管轄を持たないことを示した判決
この判決は、当事者系レビュー（IPR）の期間制限（第315条（b））に関する審判部の決定について、CAFCには裁判管轄権がないことを示した。この点は、仮に期間制限に関する判断がIPRの実体審理段階において再検討され、審決の一部として再度言及された場合であっても変わることはない。No. 2014-1767 (Fed. Cir. September 30, 2015)
- 3. Summit 6, LLC v. Samsung Electronics Co., Ltd. 事件
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ロイヤリティ算定のための専門家証言の採用基準に柔軟さを認めた判決
この判決は、専門家証言における合理的なロイヤリティの算定方法は、理論的に信頼性があり、事件の事実と関連付けされていれば、過去に使われたことのない手法であっても採用され得ることを明らかにした。Nos. 2013-1648, -1651 (Fed. Cir. September 21, 2015)
月刊The Lawyers 2015年11月号（第192回）
- ※2015年11月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. The Dow Chemical Co. 対 Nova Chemical Corp. 事件
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事件係争中の最高裁判決（Nautilus事件）に基づき、不明確性の主張が再検討され、新基準下で特許クレームを無効にした判決
この判決は、争いが続いている裁判の途中に、その事件に関する判例の変更があった場合に、その事件の中で既に出されている判決を争うことが可能になったことを示した。更にこの判決は不明確性について、以前の基準とNautilus基準の違いを例示的に示し、結果としてより多くの特許クレームに対して不明確性が主張され得る状況を作った。Nos. 14-1431, 2014-1462 (August 28, 2015)
- 2. Media Rights Tech Inc. 対 Capital One Financial Corp. 事件
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ミーンズ・プラス・ファンクションによる機能的表現を不明確と判断した判決
この事件では、「ミーンズ」という用語を欠いているクレーム文言にCAFCが第112条第6パラグラフの要件を適用した最近の例である。この判決は、ミーンズ・プラス・ファンクションの分析の影響を受けるクレーム文言の件数が増えていることの傾向の一部であると考えられる。また、この判決は、コンピュータで実施される機能に対応するミーンズ・プラス・ファンクションのクレーム文言は、不明確と判断されることを避けるために、クレームの各機能について明細書に十分な構造またはアルゴリズムによるサポートを与える必要があることを再確認した。No. 2014-1218 (September 4, 2015)
- 3. Dynamic Drinkware, LLC 対 National Graphics, Inc. 事件
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仮出願日が有効な基準日となるための立証要件と、当事者系再審査手続きにおける立証責任の転換を論じた判決
この判決においてCAFCは、当事者系再審査請求における先行技術特許の基準日を仮出願日に基づいて主張する場合、仮出願時の開示内容が特許クレームをサポートしていることを立証する義務が申立て側にあることを明らかにした。また、当事者系再審査手続きにおける証拠提出責任は、両者の間で転換することを示した。No. 2015-1214 (Fed. Cir. September 2, 2015)
月刊The Lawyers 2015年10月号（第191回）
- ※2015年10月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Microsoft Corp. 対 Motorola, Inc. 事件
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標準規格必須特許のRAND実施料率の算出手法を明らかにした判決
マイクロソフト事件は、裁判所はRANDの義務のある特許の適切なロイヤリティ実施料率を判断するための柔軟な事実に即したアプローチを採用し、Georgia-Pacific事件をこのようなケースに厳格に適用すべきという主張を拒絶することを明らかにした。今後のSEPsのRAND実施料率に関しては、この判決の地方裁判所のアプローチを追従する傾向になると思われる。また、この判決はRANDに関するSEPs特許を積極的に権利行使する戦略のリスクを明らかにした。No. 14-35393 (9th Cir. July 30, 2015)
- 2. Carnegie Mellon Univ. 対 Marvell Tech. Group, Ltd. 事件
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故意侵害の認定には明確かつ説得力のある証拠が必要で、米国内で製造・販売が行われていない製品は損害賠償の対象外であることを示した判決
この判決は、故意侵害を認めるためには明確かつ説得力のある証拠が必要なことを示した。また、米国内で製造・販売等が行われていない製品は損害賠償の対象にならず、販売が行われた場所の判断には、売買契約の締結地や実質的な取引活動が行われた場所など、多様な基準が用いられることも示している。No. 14-1492 (August 4, 2015)
- 3. Circuit Check Inc. 対 QXQ Inc., 事件
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自明性の判断において、先行技術の類似性の重要性を示した判決
この判決は、自明性の判断において先行技術には、類似技術、つまり同じ分野または発明者が解決しようとする具体的な課題に合理的に関連することが必要なことを判示した。No. 15-1155 (July 28, 2015)
月刊The Lawyers 2015年9月号（第190回）
- ※2015年9月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Kimble 対 Marvel Entertainment, LLC 事件
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ロイヤリティを受ける権利が特許権の満了で終了するか否かを論じた判決
最高裁は、先の判例に基づき特許権満了後のロイヤリティ支払いを不要としたCAFC判決を支持した。この判決は、Brulotte判決のような制定法の解釈に関する判決の先例拘束力を挙げ、先例を覆すことに最高裁は消極的であることを明らかにした。No. 13-720 (June 22, 2015)
- 2. WesternGeco LLC 対 ION Geophysical Co. 事件
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海外で組み立てられる侵害部品の輸出に対する特許法第271条（f）の誘導侵害の条件と、救済の範囲を明らかにした判決
この判決では、海外で組み立てられる侵害品の部品の輸出を特許法第271条（f）に基づく誘導侵害と判断する上で、輸出の時点で侵害する方法で部品が組み立てられることを意図していれば、この条項が限定的に適用されることを明らかにした。さらに特許権者が実施できない侵害行為に対しては逸失利益の主張はできないことを確認した。Nos. 2013-1527, 2014-1121, 2014-1526, 2014-1528 (July 2, 2015)
- 3. SpeedTrack, Inc 対 Office Depot, Inc. 事件
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先の判決で非侵害と認定された製品はその後の侵害訴訟でも非侵害と認定されること（ケスラー原理）を確認した事例
この判決は、様々な企業に対して同じ特許権を続けて行使している特許権者からの特許権侵害主張に直面している企業にとって、ケスラー原理が有用であることを浮き彫りにした。ケスラー原理は、先行する地方裁判所の訴訟が非侵害により終結した場合に価値のあるツールとなる。No. 2014-1475, June 30, 2015)
月刊The Lawyers 2015年8月号（第189回）
- ※2015年8月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Commil USA, LLC 対 Cisco Systems, Inc. 事件
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誠実に特許無効を確信していることが誘導侵害の主張に対する抗弁として有効であるか否かを判断した最高裁判決
コミル判決は、誠実に特許無効を確信することは、誘導侵害の主張に対する有効な抗弁とはならないことを示している。No. 13-896 (May 26, 2015)
- 2. Alps South, LLC 対 Ohio Willow Wood Co. 事件
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特許権について「全ての実質的な権利」を持たない限り、ライセンシー単独では特許侵害訴訟の原告適格を持たないことを示した判決
この判決は、特許権について「全ての実質的な権利」が付与されていない限り、ライセンシー単独では特許侵害訴訟の原告適格を持たないと判示した。また、訴訟提起後の遡及的ライセンス契約によっては、原告適格の欠陥を正すことができないことも判示している。Nos. 2013-1452, -1488, 2014-1147, -1426 (June 5, 2015)
- 3. Williamson 対 Citrix Online, LLC 事件
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米国特許法第112条6項に関するCAFC大法廷による新たな判断基準の提示
CAFCは、クレーム文言の米国特許法第112条6項適用に関する新しい判断基準を示した。過去の判決において、クレームにmeansを使用していない場合、この条文を適用すべきではないという強力な反証の推定を生ずるとしていたが、CAFC大法廷はこの基準を再考し、クレームにmeansを使用しない場合であっても、明細書にクレームされた機能を実行する構成の記載が不可欠であると判断した。No. 13-1130 (June 16, 2015)
月刊The Lawyers 2015年7月号（第188回）
- ※2015年7月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. BioSig Instruments, Inc. 対 Nautilus, Inc. 事件
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CAFCが最高裁の「合理的な明確性（reasonable certainty）」の基準を採用した判決
CAFCは不明瞭性に関して最高裁の新規基準「合理的な明確性」を適用した。その結果争点のクレーム文言は本質的な証拠に照らして、合理的な明確性をもって発明の技術的範囲が当業者に伝わるため、クレームは不明瞭でないと判断した。No. 2012-1289 (April 27, 2015)
- 2. Eon Corp. IP Holdings LLC 対 AT&T Mobility LLC 事件
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コンピュータ・ソフトウェア分野におけるミーンズ・プラス・ファンクションクレームに対応する明細書の記載要件を明らかにした判決
この判決は、コンピュータ・ソフトウェア分野のMPFクレームは、明細書中にMPFの構成要素に対応する構成、ソフトウェア、もしくはアルゴリズムの開示が無い場合、不明瞭による特許無効の申立てを受けやすいことを指摘している。Nos. 2014-1392, 2014-1393 (May 6, 2015)
- 3. Akamai Technologies, Inc. et al. 対 Limelight Networks, Inc. 事件
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CAFCは地裁の判決を再び支持し、複数者による行為に直接侵害を否定した判決
この判決は、方法特許のクレームの侵害の解釈にとって重要である。この判決では、Muniauction, Inc.対Thomson Corp.事件（532 F.3d 1318, Fed. Cir. 2008）の判決が支持され、複数の独立した当事者が特許方法の様々な工程を実行する場合は直接侵害を否定した。CAFCの意見が割れたので、CAFCの大法廷または最高裁がこの事件を再考し、特許侵害に関する特許法の条文が共同不法行為の文脈で侵害責任を規定しているかどうかを、審理する可能性がある。Nos. 2009-1372, 2009-1380, 2009-1416, 2009-1417 (May 13, 2015)
月刊The Lawyers 2015年6月号（第187回）
- ※2015年6月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Intellectual Ventures II LLC 対 JPMorgan Chase & Co. 事件
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ビジネス方法の付与後レビューがPTOに係属している間は、係争中の地裁事件の停止決定に対する控訴はCAFCの裁判権の管轄外とした判決
CAFCは、CBM（Covered Business Method：特定ビジネス方法）の付与後レビューの申請に基づく停止申立の決定に対する中間控訴であって、PTOがCBMレビューの申請を許可する前の中間控訴は、CAFCの裁判権の管轄外であると判断した。停止の許可まで平行して進む地裁訴訟のコストを最小限にするために、係争の早い時点でCBMレビューを申請するのが望ましい。No. 14-1724 (April 1, 2015)
- 2. Vasudevan Software, Inc. 対 MicroStrategy, Inc. 事件
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実施可能要件および記載要件に関する特許権者側の専門家証言に対する反論が無かったことにより特許無効の略式判決を破棄した判決
この判決は、実施可能要件および記載要件の争点に関する専門家証言に対する反論が無い場合、これらの争点における特許無効の略式判決は破棄される可能性があることを示した。またこの事件はクレーム文言の解釈における審査経過の重要性を判示した。審査手続きにおいて出願人が明瞭に意見書で供述したことは、後に裁判において重要なクレームの文言を限定する可能性があることに注意すべきである。Nos. 14-1094, 14-1096 (April 3, 2015)
- 3. Automated Merchandising Systems, Inc. 対 Lee 事件
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両当事者が和解しても当事者系レビューを終了できない可能性を示した判決
この判決は、当事者系レビューの申請後は、たとえ両当事者が裁判所で和解しても、この手続を終了できない可能性があることを示す。従って、利害関係者及び実務家は、特許付与後のPTOの手続を申請する際には、特許付与後のPTOの手続きが含み得る紛争解決の可能性に注意を払いながら、当事者系レビューに対応しなければならない。No. 14-1728 (April 10, 2015)
月刊The Lawyers 2015年5月号（第186回）
- ※2015年5月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Warsaw Orthopedic, Inc. 対 NuVasive, Inc. 事件
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逸失利益を基に賠償金を認める要件を明らかにした判決
CAFCは、特許を実施していない特許権者は逸失利益の損害賠償を請求できない可能性があることを明らかにした。逸失利益を主張するためには、特許ライセンス先の販売が特許技術と密接に関連することを示す十分な証拠が必要である。Nos. 13-1576, 13-1577 (March 2, 2015)
- 2. Enzo Biochem, Inc. 対 Applera Corp., 事件
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クレーム解釈の基礎的な手法を論じた判決
侵害の問題で重要な点は、先ずクレーム解釈である。この判決は、特許クレームの文言自体が、特定のクレーム用語の解釈において最も説得力のある証拠になり得ることを判示している。地裁によるクレーム解釈の破棄を望む当事者は、クレームの文言に基づき正しいクレーム解釈を控訴審で主張することが必要である。No. 2014-1321 (March 16, 2015)
- 3. Two-Way Media LLC 対 AT&T, Inc. 事件
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代理人が通知を見落として上訴期間を徒過した問題の事件
この事件の判決は、米国の訴訟において、当事者の利益は多くの規則によって支配されていることを教えている。控訴期間も規則に縛られ、これを徒過すると不利な判決に控訴する機会が消失する。当事者及び代理人は、裁判所からのすべての命令を注意深く読み、期限に間に合うようにあらゆる努力をしなければならない。No. 2014-1302 (March 19, 2015)
月刊The Lawyers 2015年4月号（第185回）
- ※2015年4月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Teva Pharmaceuticals USA, Inc. 対 Sandoz, Inc. et al., 事件
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控訴審による地裁の事実認定の破棄基準に関する最高裁の指針
このテバ判決は、地裁におけるクレーム解釈のプロセスと、CAFCによる地裁のクレーム解釈のレビューに著しく影響を与えると思われる。例えば、地裁はクレーム解釈の判決の裏付けに、今後、専門家証言を含む外在証拠により頼る傾向を示す可能性がある。控訴審の段階では、地裁判決がより尊重されることになり、クレーム解釈の地裁判決を破棄するケースが減少する可能性がある。クレーム解釈に加え、テバ判決は、略式判決および不明瞭性の判断にも多少の影響を与える可能性もある。クレーム解釈における事実問題の重要性が明らかに増すことになり、テバ判決は、クレーム解釈に依存する略式判決手続きの効率性に影響を与えることが予想できる。
更に、CAFCは、不明瞭性をクレームの解釈に付随する問題として扱ってきたため、テバ判決により、CAFCは不明瞭性の審理基準を再検討する可能性もある。No. 13-854 (January 20, 2015)
- 2. In re Cuozzo Speed Technologies LLC,
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当事者系再審査でのクレーム解釈基準、および、新法下での特許庁審判部の審決に対する裁判所の管轄権について
CAFCは、特許法第314条（d）に基づき、特許庁審判部（PTAB）による当事者系再審査（IPR）の開始決定を審査する管轄権が裁判所にはないとの判断を下し、PTABのIPR手続きにおけるクレーム解釈基準（最も広義で合理的な解釈基準）による審決を支持した。この判決により、PTABにおけるIPR手続きが、現時点では特許を無効にする最も効果的な手段となりうることが明らかになった。No. 2014-1301 (February 4, 2015)
- 3. Helferich Patent Licensing, LLC 対 The New York Times Co.,
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その特許に限って消尽論を限定的に適用した新たな傾向の判決
最近の判決は消尽論の範囲を広げる傾向にあったが、この判決は、範囲の拡大を制限する可能性を示した。この判決は、侵害被疑者がライセンス対象製品の所有者と異なっており、また、対象発明がライセンス発明（例えば携帯電話の製造に係る発明と、情報の提供方法に係る発明）とは異なっていたため、消尽論の適用を認めなかった。Nos. 2014-1196, -1197, -1998, -1999, -1200 (February 10, 2015)
月刊The Lawyers 2015年3月号（第184回）
- ※2015年3月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Stryker Corp. et al. 対 Zimmer, Inc. et al., 事件
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検討したクレーム解釈が否定された場合の故意責任を論じた判決
この判決は、非侵害の判決を勝ち取れなかったクレーム解釈であっても、その解釈に合理性があれば、故意侵害の認定を排除し得ることを教示している。この判決は、抗弁の合理性に関する判断には、被疑侵害者が提示する具体的な主張及び証拠の客観的な評価を必要とする。No. 2013-1668 (December 19, 2014)
- 2. Content Extraction and Transmission LLC対Wells Fargo Bank, NA 事件
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CAFCによるアリス事件最高裁判決の判断基準の具体的な適用例を示した判決
この判決は、方法を既知の機械に単に結びつけることは、既知の機械の使用において発明的概念がない限り、抽象的概念を、特許適格性のある発明なしない。この判決は更に、あるクレームが代表的クレームであるならば、無効性判断が求められた全てのクレームの個別な判断が不要であることを示した。アリス事件の後、ビジネス方法及びソフトウェア関連特許について、特許不適格な主題に基づく規則第12条（b）（6）の下での却下の申し立てがやり易くなることを示している。Nos. 2013-1588, -1589, 2014-1112, -1687 (December 23, 2014)
- 3. Versata Software, Inc. et al. 対 Callidus Software, Inc. 事件
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付与後レビューの申立、特に申立タイミングと侵害裁判の中断を論じた判決
ベルサータ判決は、付与後レビューの申立があったときの裁判の中断を判断する基準を適切に分析している。AIAが定めているファクターを考慮し、被告は特許のCBMレビューの間、裁判を中断してもらうことが可能である。No. 2014-1468 (November 20, 2014)
月刊The Lawyers 2015年2月号（第183回）
- ※2015年2月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Memorylink Corp. 対 Motorola Solutions Inc. et al. 事件
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発明者の真偽とその譲渡の有効性を論じた判決
メモリーリンク判決は、契約法および特許譲渡書の基本原則を示している。本判決は、署名された特許権の譲渡書が、約因が名目的であり、推定上の発明者が実際には譲渡する権限を持っていなかった場合であっても有効な契約となることを注意喚起している。CAFCは契約における約因の充足度に一般的に異議を唱えないし、契約が有効であることを結論付けるために発明者の適格性を判断する必要がない。No. 14-1186 (December 5, 2014)
- 2. DDR Holdings LLC 対 Hotels.com LP 事件
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アリス（Alice）事件の第2ステップ（特許適格性への変換）の基準を判断した判決
この判決は、アリス事件の第2ステップの特許適格性に関するCAFCの判断基準を解説している。この判決は、裁判所が特許適格性のない抽象的概念と、特許適格性のある発明主題とを線引きをする際の重要な判断基準を示した。この判決から、CAFCが一般的なビジネスまたは商業関連のクレームとは対照的に、インターネットの使用に端を発する特許問題を重要と判断しているように思われる。No. 13-1505 (December 5, 2014)
- 3. Tyco Healthcare Group LP et al. 対 Ethicon Endo-Surgery Inc., 事件
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102条（g）と103条の先行技術に該当するための要件を判断した判決
この判決は、102条（g）の規定による先行技術がその時点では出願人又は当業者に知られていない秘密の先行技術であっても、102条（g） 及び103条双方で先行技術となることを判示している。また、先行技術として利用するためには、着想の先行と勤勉性に関する十分な証拠とが、その後の実施化よりも重要であることを示している。No. 13-1324 (December 4, 2014)
月刊The Lawyers 2015年1月号（第182回）
- ※2015年1月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Williamson 対 Citrix Online, LLC 事件
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クレーム中の文言に「手段」が無ければ、そのクレームにMPF（第112条第6段落の適用）を推定しないと論じた判決
この判決は、クレームの文言に「手段」の記載がない場合には、第112条第6段落のMFPクレームではないという強力な推定が働くことを示した。特許権者が積極的にMFPクレームを作成したと当業者が認識できる程度にクレームが構造的な要件を欠いているか否かの判定に、クレーム文言そのものと、クレーム全体を裁判所が検討することを述べている。No. 13-1130 (November 5, 2014)
- 2. Azure Networks, LLC 対 CSR PLC, 事件
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タイトル：その特許に対して排他的な権利を持たない者の当事者適格性を論じた判決
この判決は、特許の実質的権利を第三者に移転した者は特許侵害訴訟の原告適格性を欠くと判断される可能性があることを示した。当事者適格の争点を考慮する上で、特許の中心的な権利を持つ者、特許の使用を排他的に管理する者に当事者適格を認める傾向が裁判所にあることを教えている。No. 13-1459 (November 6, 2014)
- 3. Antares Pharma, Inc. 対 Medac Pharma Inc., 事件
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再発行特許に必要な原特許要件を論じた判決
この事件でCAFCは、米国特許法第251条に基づき、再発行特許のクレームは「原特許」要件を満たさないことを理由に無効であると判断した。「原特許」の要件を満たすためには、再発行特許における新たな、または訂正クレームの発明が、原特許明細書に明白かつ明解に記載されていなければならないことを明らかにした。Nos. 14-1648 (November 17, 2014)