米国連邦控訴裁判所（CAFC）判決
2005年一覧

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月刊The Lawyers 2005年11/12月号（第77回）

※2005年11/12月号では、以下の3つの判決を取り上げました。

本件では、クレームの文言を解釈するにあたり、特許明細書や審査経過等の内部証拠に対して、辞書等の外部証拠がどれだけ影響するかという、長年議論され続けてきた争点に関し、大法廷において待望の判決が下されました。判決では、外部証拠がクレームの文言解釈の資料になり得ることは肯定しつつ、まず内部証拠に基づきクレームの文言を解釈するという判断が下されました。
一方、本件のもう一つの争点である、地方裁判所のクレーム解釈の判断にCAFCがどの程度従うべきであるかについては、大法廷の多数意見は言及を避け、また、少数意見として、ＣＡＦＣが最初からクレーム解釈を行なうことに反対する意見が出されました。このため、今後の更なる審理によって明らかにされていく問題として残されました。

No. 03-1369, -1286, 2005 WL 1620331 (Fed.Cir. July 12, 2005)

2. Salazar v. Procter & Gamble Co.事件

米国特許出願の許可通知における審査官の許可理由の供述に対して出願人が何も述べなかった場合、権利範囲の放棄を生ずるものか、そして、審査経過禁反言を生ずるかが争点となった事件です。判決は、審査官の許可理由が直ちに権利範囲の放棄或いは審査経過禁反言を生じないことを示しました。但し、出願人の審査段階における審査官に対する意見が、審査官の許可理由に含まれていれば、審査官の許可理由は、権利範囲の限定を生む危険性があることを示唆しています。

No. 414 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2005)

3. Electromotive Division of General Motors Corp. 対 Transportation Systems Division of General Electric Co.事件

この事件の争点は、商業的販売と102条(b)との関係です。米国特許法では、特許出願の1年以上前に特許発明に係る製品を販売することは不特許事由になることが定められています(102条(b))。しかし、製品の販売が商業的なものではなく実験的なものであれば、例外的に不特許事由とはなりません。本件では、商業的な販売か実験的な販売かを見極める基準が検討されました。

No. 2004-1412, 2005 WL 1774430 (July 28, 2005)

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月刊The Lawyers 2005年10月号（第76回）

※2005年10月号では、以下の2つの判決を取り上げました。

1. Merck KgaA 対 Integra Lifesciences I, Ltd.事件

新薬開発のために特許化合物を使用することは、米国特許法第271条(e)(1)により、侵害が免除されています。この事件のポイントは、侵害の免除が「特許化合物を使用」のどの範囲にまで及ぶかというところにあります。これについて、最高裁判所は、特許されている化合物に関する実験がIND又はNDAに関係する情報を生み出すであろうという合理的基礎がある限り、第271条(e)(1)は適用可能であると考え、侵害を免除される活動の境界を明確にし、拡張しました。

(2005年6月13日米国最高裁判決)

2. Checkpoint Systems 対 All-Tag Security S.A.事件

特許付与後に発明者の記載に誤りがある場合、その誤りに欺く意図がなかった場合に、特許権者は特許法第256条に基づき発明者を訂正することが可能です。この事件のポイントは、発明者の記載漏れを理由に特許法第102条(f)に基づく特許無効を主張した場合、特許の発明者が正しくないことを示す、明白且つ説得力のある証拠が必要であることが明示されている点にあります。訴訟の目的に用意された宣誓証言が、出願時の宣誓書と矛盾する内容である場合、その訴訟目的に用意された宣誓証言にはそれを裏付ける証拠が必要であり、証拠がない場合は不適切であると判断されます。

（2005年7月20日 CAFC判決)

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月刊The Lawyers 2005年9月号（第75回）

※2005年9月号では、以下の3つの判決を取り上げました。

1. PC Connector Solutions 対 Smartdisk Corp. & Fuji Photo Film USA事件

この事件のポイントは、クレームで使用されている文言が普通とは違った意味をもつ場合、明細書における文言の定義が重要であることを示した事件です。特に、“conventional”という文言は、その文言が明確に定義づけされていない限り、特許クレームでは使用すべきでないことが指摘されています。すなわち、出願時において公知でないものは、“conventional”なものとは言えず、技術的範囲から除外されてしまう危険性があるというところにあります。

(2005年5月6日 CAFC判決)

2. Imonex Services, Inc. 対 W.H.Munzprufer Dietmar Trenner GmbH事件

一般に、侵害被疑者は、特許侵害を実際に通告された後は十分に配慮する義務があります。もし、これを怠ると故意侵害と判断されるおそれがあります。しかしながら、特許権者が自己の製品に特許表示しただけでは、その配慮義務が生じないことが指摘されています。この事件のポイントは、すなわち、侵害被疑者が実際に特許を認識していたことを表す証拠を提出しなければ、侵害が「故意」であったとは認められないというところにあります。

(2005年5月23日 CAFC判決)

3. Purdue Pharma L.P. 対 Endo Pharmaceuticals Inc.事件

審査過程において重要な情報が故意に隠蔽された場合、特許が無効になることが指摘された事件です。したがって、審査過程において重要な事実を開示することが求められます。この事件のポイントはとりわけ、薬品の効果を主張する場合、実験によって確かめられたものではなく、単なる洞察(推論)によるものであった場合は、審査官をミスリードしたと判断されるおそれがあるところにあります。

(2005年6月7日 CAFC判決)

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月刊The Lawyers 2005年8月号（第74回）

※2005年8月号では、以下の3つの判決を取り上げました。

1. Eolas Techs. Inc. 対 Microsoft Corp.事件

公知の発明は特許法102条(b)によって、特許を受けられません。この事件のポイントはCAFCは、発明の完成過程で他人にその発明を開示した行為は特許法102条(b)で言う、発明の公用に当たらないと判断したところにあります。特許法271条(f)は特許された発明の重要部分を輸出して、海外で特許発明を完成させる行為を禁止していますが、ここでいう発明の部分は、形態を問わず、発明の一部(部分)であれば足り、ソフトウエアコードなども、特許法271条(f)が言う、発明の部分に含まれることをCAFCが明らかにした事件です。

(2005年3月2日 CAFC判決)

2. Evident Co. 対 Church & Dwight Co.事件

この事件のポイントはライセンシーが特許侵害で提訴したことに対する被告の反訴において第三者被告となったライセンサーには、反訴において勝訴した被告の弁護士費用を負担する連帯責任があることをCAFCは判決で示したところにあります。

(2005年2月22日 CAFC判決)

3. MercExchange, L.L.C. 対 eBay, Inc.事件

特許権侵害は終局的に止めてもらわなければありません。そこで、侵害行為は終局的な差止め命令の対象となります。例外的に公益保護のため、終局的な差し止めを認めず、ライセンスで事件を解決することもあります。本件では、地方裁判所は終局的差止め命令を棄却しましたが、CAFCは例外を認めず、地方裁判所の判決を覆しました。

(2005年3月16日 CAFC判決)

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月刊The Lawyers 2005年7月号（第73回）

※2005年7月号では、以下の3つの判決を取り上げました。

1. Independent Ink, Inc. 対 Illinois Tool Works, Inc. & Trident, Inc.事件

Independent Ink, Inc.は抱き合わせ製品(tying product)に対する市場支配力を証明できなかったことを認定した、地方裁判所の判決を一部破棄、一部維持した。
この事件は、特許製品の抱き合わせに基づく独占禁止行為に関する訴訟での、特許による市場支配力の立証・反証に関するものであり、独占禁止行為に関する訴訟での特許抱き合わせ議論に関する判例法を再度確認し、市場支配力を反証する基準を示した点で注目に値する。

(2005年1月25日 CAFC判決)

2. Palm Bay Imports, Inc. 対 Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondee En 1772事件

スパークリングワインにVEUVE ROYALEの商標を使用することは、異議申立人であるVeuve Clicquot Ponsardin (以下、VCP)が所有する2つの商標との間に混同のおそれがあると判断した、米国特許商標庁の商標抵触審判部(以下、審判部)の認定に同意し、審判部による登録拒絶の判断を支持する判決を下した。
この事件は、商標の類比判断における顧客及び潜在的な顧客の役割に関するものである。一般消費者と比較して実際の顧客及び潜在的な顧客の大部分が、ある商標について出所を表示するものとして認識するならば、その商標は混同のおそれに関する分析に基づいて、十分に有名であると判示された点で注目すべきである。またこの事件は、外国語の意味に基づいて混同のおそれの有無を決める原則の有効性を再確認させた。

(2005年2月9日 CAFC判決)

3. Lisle Corp. 対 A.J. Mfg. Co.事件

CAFCは、Lisle Corporation（以下、Lisle）の特許の侵害を認めた略式判決の地方裁判所の略式判決を支持した。CAFCはさらに、公用に起因する特許無効についての、A.J. Manufacturing Companyによる評決無視の判決(JMOL)の請求を、下級裁判所が拒絶したことを、支持した。JMOLとは、正式事実審理中に証拠が提示された後に申し立てられる、争点を法律問題として判決を下すことを裁判所に求める請求であり、一般的には、陪審が認定を行うために必要な事実争点が存在しないことを主張するものである。
この判決は、正式の秘密保持契約をせず第三者に特許出願前のプロトタイプを提供していた場合の、公用に基づく特許無効の成立性に関するものである。特許権者がいかなる正式の秘密保持契約も無しに、数年にわたって関係のある一般人が発明に係るプロトタイプにアクセスすることを許可していたにもかかわらず、公用を根拠とした特許無効の請求に対抗した点で重要である。

(2005年2月11日 CAFC判決)

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月刊The Lawyers 2005年6月号（第72回）

※2005年6月号では、以下の3つの判決を取り上げました。

1. Brooks Furniture Mfg. 対 Dutailier Int’l Inc.事件

この事件のポイントは、「予め詳細かつ合理的な侵害の見解(鑑定)を得ている場合は、原告が敗訴したとしても、被告が負担した弁護士費用の支払いを免れられる」ところにあります。

(2005年1月4日 CAFC判決)

2. Electronics For Imaging, Inc. 対 Coyle事件

この事件のポイントは「たとえ、侵害被疑者が自己の行為を侵害ではないと確信していたとしても、特許権者から執拗に警告されている場合は、侵害の議論に関して「不確実」といえるため、確認訴訟を提起できる」ところにあります。

(2005年1月5日 CAFC判決)

3. Fuji Photo Film Co. 対 Jazz Photo Corp.事件

この事件のポイントは「米国外で販売された製品を再生して米国内で販売する行為は、米国特許権が消尽していないので、侵害となる。陪審員は、双方から主張された実施料の中間的な値を実施料として決定することができる」ところにあります。

(2005年1月14日 CAFC判決)

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月刊The Lawyers 2005年5月号（第71回）

※2005年5月号では、以下の3つの判決を取り上げました。

1. Iron Grip Barbell Co., Inc. 対 USA Sports Inc.事件

この判決は、高裁における発明の非自明性の認定方法を、1996年の最高裁の判決(Graham 対 John Deere Co.事件)に沿って解説している。発明の自明性を判断するときに、入りがちな後知恵を排除する論理構築に役立つ判決である。

(2004年12月14日 CAFC判決)

2. James F. Crish and Rickard Eckert事件

この判決では、日本で言えば、査定系の審決取消訴訟ではあるが、特許のクレームの解釈におけるcomprisingとconsistingとの意味の違いを、そしてそれに起因する新規性、非自明性の問題に絡ませて解釈している。

(2004年12月21日 CAFC判決)

3. Shen Manufacturing Co., Inc. 対 The Ritz Hotel Ltd.事件

この判決は、商標の著名性を判断する要素として、多額の売上、宣伝広告費が必要なことを挙げている。また、商標の類似性を判断するときは消費者の観点で見るようにと、商標特有の世界に入った技術的な見方を戒めている。

(2004年12月17日 CAFC判決)

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月刊The Lawyers 2005年4月号（第70回）

※2005年4月号では、以下の3つの判決を取り上げました。

1. Caterpillar 対 Sturman Industries事件

この判決は、「発明者(共同発明者)としての資格は、発明全体に対してどの程度の貢献度があるかを見て判断すること」を示しています。

(2004年10月28日 CAFC判決)

2. C.R. Bard, Inc. 対 U.S. Surgical Corp.事件

この判決は、特許明細書において詳細な発明の前段にある「サマリー」部分における発明の要約が、クレームの解釈に影響を与えることを述べています。

(2004年10月29日 CAFC判決)

3. Campbell Plastics Eng'g & Mfg. v. Brownlee事件

この判決は、政府との間の契約下でなされた発明に対する権限を保有するために課される義務及び義務違反に関するものです。

(2004年11月10日 CAFCの判決)

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月刊The Lawyers 2005年3月号（第69回）

※2005年3月号では、以下の3つの判決を取り上げました。

1. Bernhardt, LLC 対 Collezione Europa USA, Inc.事件

この判決では、出席が厳しく管理されていた展示会への意匠(デザイン)の出展が、米国特許法102条(b)の公然使用にあたるかどうかが争点となった。また、公然使用を判断するための、状況総合テストを明らかにしている。

(2004年10月20日 CAFC判決)

2. Bilstad 対 Wakalopulous事件

この判決は、クレーム中の「複数の方向」文言を、「少なくとも２以上の方向」と解釈した。またこの解釈をサポートする明細書の記載としては、原則として「2つの方向」だけでは足りず、「3つの方向」や「4つの方向など、多数の開示が必要であるが、例外的に、当業者が容易に理解できる場合には、「2つの方向」だけでも十分であることを明らかにした。

(2004年10月7日 CAFC判決)

3. Insituform Techs. 対 CAT Contracting, Inc.事件

この判決では、先行技術を回避するための補正が均等論の適用の障害となるかどうかが争点となった。CAFCは、その補正に均等論の主張を放棄する意図があったことは推定できないと判決した。このCAFCの判決は、Festo事件における最高裁判所判決後のCAFCでの最初の判決であるので、特に重要である。

(2004年10月4日 CAFC判決)

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月刊The Lawyers 2005年2月号（第68回）

※2005年2月号では、以下の4つの判決を取り上げました。

1. Knorr-Bremse Systeme 対 Dana Corp. and Haldex Brake.事件

この事件のポイントは、「弁護士から鑑定書をもらっていなかったこと、あるいは、もらっていてもその鑑定書を裁判に提出しなかったことを理由に不利に推定(例えば、故意侵害)できるか、それを不利に認定した一審判決が正しいかどうか」にあります。

(2004年9月13日 CAFC判決)

2. Carl F. Klopfenstein 対 John L. Brent Jr.事件

この事件のポイントは「米国特許法特許102条(b)の刊行物の認定、成立性」にあります。より具体的には、学会で発表・展示されたスライドの刊行物性の認定にあります。

(2004年9月13日 CAFC判決)

3. Koito Manufacture 対 Turn-Key-Tech.事件

この事件のポイントは、「特許が先行技術引用例と同一、もしくは自明であることを理由に無効であることを立証する責任」は被告にあることを明らかにしている所にあります。

(2004年8月23日 CAFC判決)

4. The Toro Co. 対 White Consolidated Ind.,Inc. & WCI Outdoor Products, Inc.事件

この事件のポイントは、明細書で言及はしているがクレームしていない発明は、その発明を公衆に開放したものと見なすとした「Johnson & Johnston Assoc., Inc. 対 R.E. Service Co.事件, 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002)(全員法廷)」を更に詳しく説明している所にあります。

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