米国連邦控訴裁判所（CAFC）判決
2006年一覧
月刊The Lawyers 2006年12月号（第88回）
- ※2006年12月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Wireless Agents LLC 対 Sony Ericsson Mobile Communication AB事件
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本件では、例え請求項において明示的に除外されていない事項であっても、特許明細書において欠点として批判され、明らかに発明から除外されていることが読みとれる場合は、その事項を除外して権利範囲が解釈される可能性があることが明らかになりました。すなわち、発明を特定するための従来技術に対する否定的な記述は、後の訴訟において特許権者に対して不利に解釈される可能性があります。
No. 2006 U.S. App. LEXIS 18933 (Fed. Cir. 2006)
- 2. Intel Corp. 対 CSIRO事件
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本件は、米国の特許訴訟における外国主権国家の事物管轄権の免責の境界線を示すものです。特に本件は、外国の政府関連企業が米国においてライセンス活動もしくは特許の行使に関する訴訟を提起するときの制限を示す事件です。
Nos. 2005-1001, -1376 (Fed. Cir. 2006)
- 3. University of California 対 University of Iowa Research Foundation事件
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本件において、CAFCは、特許とその特許の発行から1年以上経過した後に提出された特許出願の新たなクレームとの間のインターフェアレンスは、その特許と特許出願との間に前述の1年間の「基準日」以前から既にインターフェアレンスの関係があり、かつ、新規クレームが、特許出願のクレームと重要な相違が無いならば、宣言できると判決しました。
No. 2006 U.S. App. LEXIS 17927 (Fed. Cir. 2006)
月刊The Lawyers 2006年11月号（第87回）
- ※2006年11月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Primos, Inc. 対 Hunter’s Specialities, Inc.事件
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クレーム補正の理由や補正個所が侵害被疑製品とは無関係な場合、審査経過の禁反言は適用されないことを示した事件です。また、特許を無効とするための先行技術を口頭審理の終結までに提示しなければ、証拠として採用されない可能性が高いことを示す事件です。
Nos. 2005-1001, -1376 (June 14, 2006)
- 2. Competitive Technologies Inc. 対 Fujitsu Ltd.事件
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本件では、裁判所による請求項の解釈の重要性が示されています。また、発明とその均等物を記述する十分に広い請求項を書くことの重要性も示されています。とりわけ、補正により限定された個所について均等論の適用が争われた場合、均等論の適用が除外されるという推定を覆すことは一般に難しいことが確認されたといえます。具体的には、ある動作や事象の発生条件を請求項に記載するときは、非常に慎重にこの条件を記載することが求められます。つまり、条件は、限定解釈の根拠となりやすく、また、この条件を補正により限定すれば、均等論の適用も危うくなるといえます。
No. 2005-1237 (June 15, 2006)
- 3. Bennett Regulator Guards, Inc. 対 Canadian Meter Co.事件
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本件は、公知公用を裏付ける証拠であっても、状況によって、新規性の欠如を理由とする特許無効の略式判決の申し立てを進めるには不十分となる場合があることを示した事件です。本件はさらに、公知公用は、事実の立証が難しいことから、新規性の欠如を根拠として特許無効を主張しても、主張が認められる可能性が低いことを明らかにした事件です。
No. 2005-1425 (June 19, 2006)
月刊The Lawyers 2006年10月号（第86回）
- ※2006年10月号では、以下の4つの判決を取り上げました。
- 1. Inpro II Licensing, S.A.R.L. 対 T-Mobile USA, Inc., et al.事件
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本件においてCAFCは、あるクレームの用語が上位概念で記載されている一方、他のクレームで下位概念で記載されている場合は、上位概念で記載された用語が、下位概念の内容にて限定的に解釈される場合があり得ることを示しました。
No. 2005-1233 (May 11, 2006)
- 2. Panduit Corp. 対 HellermannTyton Corp.事件
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本件においてCAFCは、和解契約において実施が禁止された係争品の設計変更品について、特許権を侵害しないと判断し、また、和解契約を拡大解釈することにより設計変更品に対して効力が及ぶことがないと判断しました。
No. 2005-1337 (June 12, 2006)
- 3. Xerox Corp. 対 3Com Corp., et al.事件
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本件においてCAFCは、発明の新規性は、先行文献中に、特許発明の多くの構成要素が開示されているとしても、全ての構成要素が開示されていなければ否定されないと判断しました。
No. 2004-1470 (June 8, 2006)
- 4. Liquid Dynamics Corp. 対 Vaughan Co., Inc.事件
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本件においてCAFCは、陪審員は状況証拠に基づいて事実認定ができることを示し、また、その状況証拠の信憑性に関する再評価は行なわずに、それらの証拠から陪審員が合理的にその結論に至ることができたか否かに基づき判断しました。
Nos. 2005-1105, -1325, -1366, -1399 (June 1, 2006)
月刊The Lawyers 2006年9月号（第85回）
- ※2006年9月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Parental Guide of Texas, Inc. 対 Thomson, Inc.事件
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訴訟ロイヤリティの支払を意図した和解契約では、その金額をどのように算出するかを非常に明瞭にしなければならない。例えば、特許法第284条で定めるロイヤリティの概念には、和解に基づくロイヤリティが含まれないため、これを含めたいならば、後に問題とならないように契約書中に明瞭に記述すべきである。
No. 2005-1493 (April 21, 2006)
- 2. Miguel Torres, S.A. 対 Bodegas Muga, S.A 事件
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その商標に混同のおそれがあるか否かは、詳細な要因分析に基づき混同の可能性が判断される。本判決では、スペインのワイナリーが自社商標の著名性を訴えて商標登録の異議申立を行ったが単に著名性の主張に終わり、異議申立は棄却された。
No. 2005-1520 (April 10, 2006)
- 3. Lava Trading, Inc. 対 Sonic Trading Management, LLC and Royalblue Group PLC事件
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クレームの解釈は、単なる法律問題として扱われるべきではなく、侵害被疑製品又は手順に関する十分な知識と事実関係に基づいて行われるべきであるとの判断が示された。
Nos. 2005-1177, -1192 (April 19, 2006)
月刊The Lawyers 2006年8月号（第84回）
- ※2006年8月号では、以下の2つの判決を取り上げました。
- 1. Bicon Inc. & Diro, Inc. 対 The Straumann Co. & Institut Straumann AG事件
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CAFCが、クレームのプリアンブルに発明の目的もしくは使用目的が記載されている場合に、プリアンブルの記載によってクレームが限定解釈されることがあることを判示した点は、注目すべきである。
No. 2005-1168 (March 20, 2006)
- 2. Glenayre Electronics, Inc. 対 Jackson and PMJ Family Ltd Partnership事件
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製造者が特許侵害品を製造し、顧客に販売し、顧客がこの特許侵害品を使用した場合、(1)製造者による直接侵害（製造及び販売）、(2)製造者による間接侵害（顧客が特許侵害品を使用して直接侵害を行うことに基づく）、及び、(3)顧客による直接侵害（使用）、の3つの侵害が発生する可能性がある。本件では、(1)に対する損害賠償金の支払いがなされた後に、特許権者がさらに(2)及び(3)に対する損害賠償の請求を行えるか否かが争われた。
No. 2005-1168 (March 20, 2006)
月刊The Lawyers 2006年6/7月号（第83回）
- ※2006年6/7月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Illinois Tool Works Inc., et al. 対 Independent Ink, Inc.事件
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本判決は、抱き合わせ契約だけでは違法とならず、独占禁止行為を主張する際に、原告が特許権者の市場支配力を反証しなければならなくなった事が、従来と異なり、注目すべき判決です。
No. 547 U.S. (2006)
- 2. Ferring B.V. 対 Barr Laboratories, Inc.事件
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CAFCは、特許の審査過程において宣誓書を提供する者に関して、特許出願人が過去にその者を雇用していたり、その者に研究資金を提供していたりしたというような情報を開示すべきであると判示しました。そのような情報の開示を怠ることは故意に審査官を欺いたと判断され得ます。
No. 2005-1284 (February 15, 2006)
- 3. Golden Blount, Inc. 対 obert H. Peterson Co.事件
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本件は、故意侵害の成立と弁護士の鑑定に関するものです。侵害を申し立てられた者は、標準的なプラクティスに基づいた内容をもつ鑑定だけが頼りになる鑑定です。この事件では、審査履歴も見ず、かつ製品を検討しないまま行われた口頭鑑定に基づく侵害者に対して、故意侵害を認定しています。
Nos. 2004-1609, 2005-1141, -1202 (February 15, 2006)
月刊The Lawyers 2006年5月号（第82回）
- ※2006年5月号では、以下の4つの判決を取り上げました。
- 1. Cannon Rubber Ltd. 対 The First Years, Inc.事件
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本事件では、複数実施例を1つのクレームで包含しようとする場合のクレーム表現を取り扱っている。地裁は、クレーム中の限定要素「本体内に配置された隔膜」につき、「〜内（〜in）」との文言を2通りの実施例の一方に限定するように解釈した。これに対し、CAFCは、単純な非技術用語である「in」の通常の意味では、2つの実施例をそれぞれ包含する概念を有するもので、いずれかに限定されるものではないと認定し、原判決を取り消した。
No. 2005-1063, (December 28, 2005)
- 2. Aspex Eyewear, Inc. 対 Miracle Optics, Inc.事件
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CAFCは、特許権者が一定期間に特許発明品の製造、使用及び販売の排他的ライセンスを許諾した場合でも、一定期間後は特許権の全てが特許権者側に復帰する点を考慮し、「事実上特許を所有するのは誰か」という観点より、特許権者が特許の全ての実質的な権利を譲渡したことにはならないと認定した。即ち、第三者に期間限定で排他的ライセンスを許諾した場合でも、特許権者は侵害訴訟の原告としての適格を有することとなる。
No. 2004-1265 (January 10, 2006)
- 3. Stern 対 Trustees of Columbia University事件
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本事件では、発明の着想に対する貢献度に基づき、単なる実験協力者と共同発明者との違いが明確に区別されている。Sternは医学研究アシスタント時代に行った実験に関してなされた特許出願の共同発明者としての地位を主張した。しかし、彼が行った実験は、実験依頼者であるBito教授がそれ以前に行っていたものであって、Stern自身は、実験を行うに当たり、何ら新しい着想を提供したわけでもなく、また実験の着想に至る過程で何らの寄与も果たしていないことは明らかであった。従って、彼の主張は退けられ、共同発明者としての地位は与えられなかった。
No. 2005-1291 (January 17, 2006)
- 4. Applied Medical Resources 対 United States Surgical Corp.事件
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本事件では、最初の侵害判決の後に販売した改良品が再度侵害品として認定された場合に、最初の判決に基づく副次的禁反言が適用されるか否かが判断された。CAFCは、最初の事件における侵害品と、それを改良して後に販売された侵害品とは、同一製品とは呼べず、実施料率の基準日となる侵害の開始日が異なることとなる以上、実施料率も当然に異なるものであって、副次的禁反言は適用されないと認定した。
No. 2005-1149 (January 24, 2006)
月刊The Lawyers 2006年4月号（第81回）
- ※2006年4月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. IPXL Holdings, LLC 対 Amazon.com, Inc.事件
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本件は、1つのクレーム内でシステムと方法の両方をクレームする、その発明が不明瞭になるので、米国特許112条第2項に基づき、特許が無効とされた事件です。この判決は、今後、クレームを草案する際、1つのクレームは、1つのカテゴリーでなければならないことを示唆しています。即ち、カテゴリーごとに、クレームは独立していなければなりません。
Nos. 2005-1009, -1487 (November 21, 2005)
- 2. Norian Corp. 対 Stryker Corp.事件
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本件は、特許クレームに「〜から構成される(consisting of)」という文言や、冠詞の“a”をクレーム文言に使用すれば、構成要素の数が１つに限定される危険性があることを明らかにした判決です。単一もしくは複数の可能性を残すためには、冠詞の “a” を使用する代わりに「少なくとも１つの(at least one)」を使用すべきであることを教えています。
No. 2005-1172 (December 6, 2005)
- 3. Invitrogen Corp. 対 Clontech Laboratories, Inc.事件
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米国特許法第102条(g)(2)は、特許を取得しようとする発明について先発明者がいる場合、例え先願であっても特許を受けられないという、先発明主義を規定しています。先発明であるか否かを判断するに際して重要な点は、先発明者がその発明をいつ着想したかということです。本件では、CAFCは、先発明者による着想が実際に着想と認められるためには、先発明者が実際に最初に発明を行い、発明の主題を含む特徴を持つ自身の創作を発明者が理解している必要があると判断しました。したがって、先発明者が発明を正しく認識していない状態で発明が偶然生まれただけでは、着想とは認められません。
Nos. 2004-1039, -1040 (November 18, 2005)
月刊The Lawyers 2006年3月号（第80回）
- ※2006年3月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Sicom Systems Ltd. 対 Agilent Technologies, Inc.事件
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特許の実施権者が、特許の侵害に対する訴権を有するためには、「実質的な特許権者」と見なされるための条件を満たす必要があります。具体的には、訴訟を提起する権利やサブライセンスをする権利など、すべての実質的な権利が特許権者から実施権者に移転されている必要があります。そうでなければ、実施権者は、侵害訴訟を単独で提起できず、特許権者と共同で行なわなければなりません。
No. 2005-1066 (October 18, 2005）
- 2. Callicrate 対 Wadsworth Manufacturing, Inc.事件
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本件において、CAFCは、特許発明の実施可能性が明細書の発明の背景欄の記述によっても裏付けられる場合があることを示しました。また、発明の背景欄に特許発明の先行技術が開示された場合も、実施要件の記載の一部として判断することを示しました。
Nos. 2004-1597, 1598 (October 31, 2005)
- 3. Fisher-Price, Inc．対 Graco Children's Products, Inc.事件
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本件では、クレームの記載が不明瞭であったとしても、それが“重大な”欠陥でない限り、特許無効にはならないことが示されました。
No. 2005-1258 (November 4, 2005)
月刊The Lawyers 2006年2月号（第79回）
- ※2006年2月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Symbol Technologies, Inc. 対 Lemelson Medical, Education & Research Foundation, L.P.事件
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発明家のLemelson氏が行った特許出願は、1956年から44年間もの長期に渡り、継続出願が繰り返されてきました。この継続出願は、専らビジネスを目的として特許の発行を遅らせるために行われたもので、既に許可された発明のみを含む出願が再出願されたものです。このような行為は特許制度の悪用に当たり、プロセキューション・ラッチェスを構成するものとして認定され、特許権は権利行使ができないとCAFCにより判決されました。
No. 2004-1451（September 9, 2005）
- 2. Dane K. Fisher事件
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本件では、遺伝子の機能が不明な遺伝子タグ(ESTs)は、米国特許法第101条の有用性の要件を満たしていないことを理由に特許性なしと判断されるか、という、バイオ企業にとって重要な判決が下されました。本件は、第101条の要件を満たすには、「実質的かつ具体的な」有用性が必要であり、特許明細書には、現状での発明がもたらす利益に関する記述が必要であることを明らかにしています。
No. 2004-1465 (September 7, 2005)
- 3. U.S. Phillips Corp. 対 Princo Corp.事件
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本件では、基幹特許と非基幹特許をパテントプールとして包括的に実施許諾することが、いわゆる「抱き合わせ契約」として特許権の濫用に当たるか否かが争われました。特許権の濫用として認められないのは、特許権の市場影響力を利用して、実施許諾条件として特許とは無関係の製品の購入などを強要する場合です。これに対し、本件のように基幹特許の特許権者が基幹特許に料金を課し、併せて非基幹特許をパッケージングして、実質的に非基幹技術を無料で提供することは、極めて合理的であって、権利濫用には当たらないと認定されました。しかしながら、非特許製品の購入や、不可欠ではない技術の使用、或いは、代替技術の使用の禁止を実施権者に要求することは権利濫用に当たりますので、特許権者には依然として注意が必要です。
No. 2004-1361 (September 21, 2005)
月刊The Lawyers 2006年1月号（第78回）
- ※2006年1月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. MEMC Electronic Materials, Inc. 対 Mitsubishi Materials Silicon Corp.事件
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本件では、米国の製造業者に部品等を納入する海外のサプライヤーが、直接侵害及び侵害教唆を行ったとして提訴されました。これについて、CAFCは、海外のサプライヤーが米国の製造業者と技術情報を交換するだけでは、価格に関する交渉をしない限り、侵害を構成しないと判断しました。また、本件では、侵害を立証するために提出する必要がある証拠に関する、長い間未解決であった問題についての指針を、CAFCが提供しました。それによると、米国の製造業者が侵害を引き起こす可能性を海外のサプライヤーが知っており、さらに、技術サポートを行っていたということを立証できれば、侵害教唆が成立するとされました。
No. 2004-1396 (August 22, 2005)
- 2. NTP, Inc. 対 Research In Motion, Ltd.事件
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本件では、情報送信に関する方法クレームが、そのクレームに含まれる１以上の工程が米国内で行われた場合に、侵害が成立するかどうかが争点となった事件です。CAFCは、方法クレームの全ての工程が米国内で行われた場合にのみ侵害が成立すると判断しました。この判決において、CAFCは、このような米国外での一部工程の使用に対して方法クレームの侵害が適用されるか否かについて、米国特許法第271条の要件に照らして審理していますので、この判決は、今後の指針になると思われます。
No. 2003-1615 (August 2, 2005)
- 3. Broadcast Innovation, L.L.C. 対 Charter Communication, Inc.事件
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本件では、特許証の表紙の記載だけでなく、その包袋を含めて特許の優先日が決定されることが明らかにされた。また、PCT出願から国内移行された米国特許出願からさらに派生した出願は、親出願に関する記載さえあれば、派生した出願についても国際出願日が優先日として取り扱われることが明確になりました。
No. 2005-1008 (August 19, 2005)