米国連邦控訴裁判所（CAFC）判決
2013年一覧
月刊The Lawyers 2013年12月号（第169回）
- ※2013年12月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. nCUBE Corporation 対 SeaChange International, Inc. 事件
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判決で侵害が認定された後の設計変更品の再度の侵害を論じた判決
この事件において、特許権者は、侵害品とそれに対する設計変更後の製品との間にもっともらしい違いを超える相違点がないことを証明できなかったため、CAFCは設計変更後の製品の販売行為に対する終局的差止命令違反の申立を却下した地方裁判所の判決を支持した。No. 2013-1066 (October 10, 2013)
- 2. Intellect Wireless, Inc. 対 HTC Corp. 事件
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審査過程での不正行為の疑いのある、誤った供述の「治癒」を巡る判決
この判決では、審査過程において何らかの誤った供述が行われた場合、不正行為かもしれないことを適切に「治癒」させるためには、出願人は、単に訂正版を提出するだけでは十分ではない。そのような誤った供述をPTOに対して明示した上で訂正しなければならないことが示された。また、この明示は、口頭で行うだけでは不十分であり、実際に行われたやりとりを裏付けるために文書化してPTOに提出する必要があるとことも示された。No. 2012-1658 (October 9, 2013)
- 3. TecSec, Inc. 対 Int'l Business Machines Corp. 事件
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複数被告の裁判から切り離された被告に対し、元の裁判で敗訴した特許権者からの争点に対する再議論を認めた事件
この事件は、地方裁判所が判決において1つ以上の根拠を提示した場合に、CAFCによる意見書無しの追認判決の主題となっていた争点に対し反論することが可能であることを明らかにした。 ある状況下において、特許権者がある争点について元の裁判で敗訴していても、その裁判から切り離された他の被告に対して、特許権者が同じ争点を再議論することが認められたことから、この判決は複数の被告人裁判における被告にとって、ややリスクを提示したように思われる。
CAFCが、地方裁判所の判決を規則第36条に基づき見解書無しで追認することを適切か否か判断する際に、この判決が影響を及ぼす可能性がある。No. 2012-1415 (October 2, 2013)
月刊The Lawyers 2013年11月号（第168回）
- ※2013年11月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Hamilton Beach Brands, Inc. 対 Sunbeam Products, Inc. 事件
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特許出願の優先日と電子メールによるオン・セール・バーの関係を論じた判決
この事件においてCAFCは、特許権者の製品の仕入先が特許発明の優先日の1年以上前に特許の商業的実施となる製造の受注をしていることを理由に、地方裁判所のオン・セール・バーに基づく特許無効の略式判決を支持した。この判決により、商業的販売申出は、契約に至る前段階の電子メール等のコミュニケーションによっても成立することが明らかなった。No. 2012-1581 (August 14, 2013)
- 2. St. Jude Medical, Inc. 対 Access Closure, Inc. 事件
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限定要求によるセーフ・ハーバーと、二重特許の問題、二重特許が侵害訴訟で有効な争点になることを示した判決
この事件では、二重特許が侵害訴訟において役立つ防御になりうることを注意喚起した。二重特許の主張に対して特許権者がセーフ・ハーバー規定の利益を受けるためには、「調和」ルールに違反してはならない。審査手続において、出願人は、限定要求による複数の発明間の区別を無視したようなクレームでもって関連出願の手続きを進めることを避けるように留意しなければならない。No. 2012-1452 (September 11, 2013)
- 3. Accenture Global Services, GmbH 対 Guidewire Software, Inc. 事件
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抽象的なアイディアとアイディアの適用分野の限定では特許適格性を持つ発明にならないと論じた判決
この事件においてCAFCは、審査の対象となるクレームが、特許対象外の発明を記載しているため、地方裁判所の無効の略式判決を支持した。出願人は、抽象的概念を超えた保護に値する発明となるように、有効な発明特定事項をクレームに記載しなければならない。No. 2011-1486 (September 5, 2013)
月刊The Lawyers 2013年10月号（第167回）
- ※2013年10月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Association for Molecular Pathology 対 Myriad Genetics, Inc. 事件
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単離DNAは特許の対象外、人工的に合成されたcDNAを特許取得可能とした論じた判決
この判決において、米国最高裁判所は、単離DNA及び相補的DNA（cDNA）が、米国特許法第101条（35USC§101）の規定に従う特許可能な発明主題であるか否かの争点に対し、単離DNAを特許の対象外とし、一方人工的に合成されたcDNAについては特許取得可能とする全員一致の判決を下した。No. 12-398 (June 13, 2013)
- 2. Federal Trade Commission 対 Actavis, Inc., et al. 事件
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ブランド製薬会社とジェネリック医薬品会社間の逆支払による和解は独占禁止法違反でないとした事件
この事件において最高裁は、ブランド製薬会社とジェネリック医薬品会社との間の逆支払による和解手続きは独占禁止法違反にはならないとの多数派判決を下した。このような逆支払の和解手続きの独占禁止法違反の判断には、「合理の原則」に基づく分析が必要との見解を示した。No. 12-416 (June 17, 2013)
- 3. Robert Bosch, LLC, 対 Pylon Manufacturing Corp. 事件
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損害賠償及び故意侵害の判断が地裁でなかった場合でも、CAFCは侵害論を再審理する裁判管轄権を持つことを論じた判決
この判決では、地方裁判所において損害賠償及び故意侵害が判断されていない場合でも、CAFCが侵害論の判断を再審理する裁判管轄権を有するということを明らかにした。また、地方裁判所が故意侵害及び損害賠償を侵害論から分離する裁量をもつことも確認された。Nos. 2011-1363,1364 (Fed. Cir. June 13, 2013)
月刊The Lawyers 2013年9月号（第166回）
- ※2013年9月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Forrester Environmental Services, Inc. 対 Wheelabrator Technologies, Inc. 事件
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域外行為の虚偽陳述に連邦裁判所の事物管轄権が及ばないことを示した判決
この事件は台湾での行為に関連し、実質的な連邦特許法の問題が生じないために連邦地方裁判所の事物管轄に属しないとして、CAFCは、連邦地方裁判所の略式判決を本案について覆した。No. 2012-1686 (May 16, 2013)
- 2. Alexsam, Inc. 対 IDT Corporation 事件
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侵害に関する技術問題についての詳細な専門家証言の重要性を示した判決
この事件は、侵害に関する技術問題についての詳細な専門家証言の重要性を示した。専門家証言は、クレーム限定の全てを満足させるのには不十分な場合、侵害の立証に致命的な影響を及ぼすことになる。また、ディスカバリー手続において関連情報を時宜にかなって開示しないことに実質的なリスクがあることが示された。No. 2012-1063 (May 20, 2013)
- 3. Douglas Dynamics, LLC 対 Buyers Products Company 事件
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差し止め命令の諾否を、最高裁が定めた要因テストを採用して判断した判決
この事件においてCAFCは、地方裁判所の特許クレームの解釈は誤りであると認定して、その判決を破棄し、さらに最高裁判決に基づく4つの要因テストに基づき、地裁の差止命令の棄却も覆した。No. 2011-1291 (May 21, 2013)
月刊The Lawyers 2013年7月号（第165回）
- ※2013年7月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Motiva, LLC 対 International Trade Commission 事件
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ITCへの提起に必要な国内産業要件を論じた判決
CAFCは、ITCの求める国内産業要件を満たしていないので、関税法第337条の違反なし判断したITCの決定を支持した。国内産業要件は、単に特許侵害訴訟を提起だけでは不十分であり、特許発明の商品化もしくはその技術の採用を促進させるような努力が必要である。この判決は、パテントトロールがITCを使って金銭を求める手法に、一つの制約を与えると思われる。No. 2012-1252 (May 13, 2013)
- 2. Lazare Kaplan International, Inc. 対 Photoscribe Technologies, Inc. 事件
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非侵害・特許有効の判決に対し、特許権者が非侵害判決のみを控訴した場合に侵害被疑者がなすべき主張を明らかにした事件
この判決では、侵害被疑者が条件付きの交差上訴を行うべき状況が判示された。具体的には、地方裁判所が非侵害および特許有効の判決を行い、特許権者が非侵害判決についてだけ控訴した場合に、侵害被疑者は特許有効の判決についても条件付き交差上訴を行わなければならない。そのような条件付き交差上訴を行わない場合、侵害被疑者が差戻し審において特許無効の主張を行う権利を放棄したことになる。No. 2012-1247 (April 19, 2013)
- 3. Bowman 対 Monsanto Co. 事件
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特許発明の種を自家採取し、再度作付した場合に特許権の消尽を否定した事件
この事件において、最高裁判所は、農家が特許発明である種を特許権者の許可なく自家採取して再度作付した場合には、特許権消尽理論は適用されず、農家は保護されないと判示した。No. 11-796 (May 13, 2013)
月刊The Lawyers 2013年6月号（第164回）
- ※2013年6月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Aristrocrat Technologies Australia Pty. Ltd. 対
International Game Technology 事件 -
直接侵害はないが、誘導侵害としての間接侵害を論じた判決
この事件でCAFCは、クレームの全てのステップを実行する単独の当事者が存在しないため、直接侵害は法律問題としては成立しないというクレーム解釈を支持した。しかし、CAFCは、方法特許のステップを複数の他人が実行するように意図的に誘導することは、単独の直接侵害者による特許侵害を誘導した場合と全く同じ影響を特許権者に対して与えると述べ、誘導侵害を肯定した上で、間接侵害に関する地方裁判所の判決の一部を取り消し、事件を差し戻した。No. 2012-1426 (March 13, 2013)
- 2. Frolow 対 Wilson Sporting Goods Co. 事件
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特許番号が表示された製品はその特許の実施品と看做され、矛盾する主張を禁じた判決
この判決で、CAFCは、特許番号がマーキング（表示）された製品は、その特許の範囲に含まれることを当事者が自白したことになると説明し、これに抵触する主張はできないと判断した。No. 2012-1185 (March 15, 2013)
- 3. Power Integrations, Inc. 対 Fairchild Semiconductor International, Inc. 事件
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米国内の直接侵害と世界的販売の損害回復を論じた判決
この判決は、米国特許法が一般的に米国領域外への効力を持たないことに基づいている。特許権者が米国内での直接侵害行為を立証した場合に、侵害者による世界的販売が米国内での侵害から予測可能なものであったとしても、侵害者の世界的販売は損害賠償の対象にはならないと判示した。Nos. 2011-1218, -1238 (March 26, 2013)
月刊The Lawyers 2013年5月号（第163回）
- ※2013年5月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 対 Yujiro Nagata 事件
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発明、特許を譲渡した譲渡人に特許無効の主張を禁止する譲渡人禁反言の適用をめぐる事件
この事件は、譲渡人禁反言に関するものである。譲渡人禁反言は、特許または特許出願の譲渡人が侵害で訴えられた際に後になってその特許の有効性を攻撃することを禁じる、衡平法上の法理である。判決は、譲渡人が被告ではない場合、譲渡人禁反言の法理は適用されず事実証人として被告に協力可能だと判示した。No. 2012-1245 (February 11, 2013)
- 2. Function Media, LLC. 対 Google Inc. 事件
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ミーンズ・プラス・ファンクションクレームの不明瞭性を論じた判決
この事件においてCAFCは、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームに対応するアルゴリズムの記載（機能の背後にある構成）が明細書にないことを理由に不明瞭を認定した地裁判決を支持した。さらに、陪審評決の矛盾に対しては、評決の直後にタイムリーに指摘しなければ、その主張する権利を放棄したとみなされることが明らかとなった。No. 2012-1020 (February 13, 2013)
- 3. Brilliant Instruments, Inc. 対 GuideTech, LLC 事件
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機能・方法・結果テストから均等論を具体的に判断した判決
この事件においてCAFCは、係争品の構成がクレーム要素と逆の要素を含む場合に、特許権者は均等物であることを立証するのが難しいという、一般的な見解を再度示した。
但し、均等物がクレーム限定の文言の範囲外であるとの指摘だけでは均等論を排除するには不十分であって、文言上の限定と代替物とが、置換可能ではなく、本質的に異なり、そして実質的に同一の結果を得るために、実質的に同一の機能を実質的に同一の方法で実行しないことを、当業者に理解させることが必要である。No. 2012-1018 (February 20, 2013)
月刊The Lawyers 2013年4月号（第162回）
- ※2013年4月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Presidio Components, Inc. 対 Am. Technical Ceramics Corp. 事件
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特許発明が不実施でも回復不可能な損害を被る可能性を認定した判決
この判決において、CAFCは、回復不可能な損害が発生しないという地方裁判所の認定と終局的差止を認めないという判決を破棄した。特許発明を実施していなくても特許権者は、回復不可能な損害を被る可能性があることが明らかにした。Nos. 2010-1355, 2011-1089 (December 19, 2012)
- 2. Arkema, Inc. 対 Honeywell Int'l, Inc. 事件
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他国での侵害訴訟の発生で、米国内で確認訴訟を求める事件性を認めた判決
直接侵害が発生していない、間接侵害または明確な侵害発生予定日が明確でない、また侵害の警告もない、更には直接侵害行為の発生時点が1年先であったとしても、その訴訟に関連する技術の不正使用を特許権者が訴えているとか、他国でその特許に基づく侵害訴訟が既に発生していれば、確認判決を求めるための事件性が既に成立していることをCAFCはこの判決で認めた。No. 2012-1308 (February 5, 2013)
- 3. CLS Bank 対 Alice Corp. 事件
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ソフトウェア発明の特許適格性の有無が大法廷で議論された事件（Alice 判決）
この事件の口頭弁論では、発明が特許適格性を有するかどうかの判定方法が議論された。ビジネス方法およびソフトウェア特許クレームを作成する場合に、それがシステムまたは製品のクレームであったとしても、ハードウェア／コンピュータ・コンポーネントの重要性がクレーム中の処理に十分に反映されるようにクレームを作成すべきである。No. 2011-1301 (February 8, 2013)
月刊The Lawyers 2013年3月号（第161回）
- ※2013年3月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. In re Yamazaki
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不要なターミナル・ディスクレーマーを訂正目的とする再発行申請を拒絶した判決
この判決は迂闊に提出したターミナル・ディスクレーマーを回復させるような手続き上のエラーの訂正目的の再発行申請を拒絶した。そのような場合は、その特許出願を継続させ、その出願手続きの中で適切な措置を講じなければならないことを教えている。No. 2012-1086 (December 6, 2012)
- 2. C.W. Zumbiel Company, Inc. 対 Kappos 事件
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CAFCは自明性の判断で審判部の決定に従う傾向があることを示した判決
この判決は、CAFCが自明性の判断において審判部の審決に従う傾向にあることを示している。缶を運ぶためのカートン等のシンプルな技術に関するケースでも、CAFCは審判部の事実認定を疑うことに躊躇する場合がある。Nos. 2011-1332,1333 (December 27, 2012)
- 3. Highmark, Inc. 対 Allcare Health Management Systems, Inc. 事件
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代理人費用の裁定に関する例外的事例の判断は、CAFCの再審理事項に属することを認めた判決
この判決は、代理人費用の裁定に関する例外的事例の判断は、控訴審において初めからの審理（de novo review）を行ってよいことを示した。しかしながら、反対意見を述べた判事も多いため、将来的にはこの争点について最高裁による審理が行われる可能性もあると考えられる。No. 2011-1219 (December 6, 2012)
月刊The Lawyers 2013年2月号（第160回）
- ※2013年2月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Rosuvastatin Calcium Patent Litigation 事件
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IDS提出されなかった文献と特許との関連性を不正行為の認定に使った判決
この事件においてCAFCは、特許の化合物が自明ではなく、特許権者に不正行為を認めなかった地裁判決を支持した。特許権者が特許性に影響を与える重要文献を意図的にPTOへ開示しなかったとする不正行為を立証するためには、文献の特許との関連性を立証するだけではなく、PTOを欺く意思があったことを示す明瞭かつ説得力ある証拠の必要性を明らかにした。Nos. 2010-1460 through 2010-1473 (December 14, 2012)
- 2. Brooks 対 Dunlop Manufacturing Inc. 事件
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失効特許に基づく虚偽表示を論じた判決
この事件において、CAFCは、失効した特許権の表示を違法行為から除外し、多くの私人による代理訴訟を終わらせた虚偽表示の法律に関する遡及効力を持つ米国特許法改正が、違憲ではないことを明らかにした。No. 2012-1164 (December 13, 2012)
- 3. Deere & Co. 対 Bush Hog, LLC 事件
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均等論を肯定的に適用してクレーム解釈をした判決
この事件は、要件が存在するかしないかの「二択」を識別することによって検討を簡略化せずに、要件ごとに均等論の系統的な分析を行うことの重要性を強調した。この判決は、無力化の概念の適切な適用に関する指針を提供し、無力化が均等論の下での伝統的な非本質的差異テストに置き換わるものではないことを忠告し、均等論を肯定的に適用した。Nos. 2011-1629, 1630, 1631 (December 4, 2012)
月刊The Lawyers 2013年1月号（第159回）
- ※2013年1月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Hor 対 Chu 事件
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特許後に発明者の訂正できる米国で、その訂正を求める権利の発生時点を判断した判決
この事件は、米国特許法第256条の発明者の訂正を求める権利の起算点を取り扱った。256条は特許付与後に発明者を訂正する手続なので、米国特許法第256条に基づく発明者の訂正の権利は、発明者から除外された者（発明者）がその特許が付与された事実を知った時点、または当然に知り得た筈の時点で、訂正を求める権利が生まれ、それ以前には生じない。No. 2011-1540 (November 14, 2012)
- 2. SanDisk Corp. 対 Kingston Technology Co. 事件
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取り下げで最終判断されてない争点に関してはCAFCが審理権限を持たないことを論じた判決
この事件においてCAFCは、取り下げられたために地方裁判所によって最終的な判断がされていない争点に関して、CAFCが審理権限を持たないことを明らかにした。また、CAFCは、クレーム区別の法理に一致しない他のクレームに関する地方裁判所のクレーム解釈を破棄した。No. 2011-1346 (October 9, 2012)
- 3. Matthews Intern. Corp. 対 Biosafe Engineering LLC 事件
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侵害被疑者が確認訴訟を提起する際の裁判管轄権有無の要件に関する事件
この判決では、特許の侵害被疑者が確認判決の訴えを提起する際に裁判管轄権が存在するか否かを判断するための要件を明らかした。裁判管轄権が認められるためには、侵害被疑者は、当事者間に十分な緊急性及び現実性を伴う争いがあることを明確にしなければならない。No. 2012-1044 (September 25, 2012)