米国連邦控訴裁判所（CAFC）判決
2016年一覧
月刊The Lawyers 2017年1月号（第205回）
- ※2017年1月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Synopsys, Inc. 対 Mentor Graphics Corp. 事件
-
この判決は、発明の詳細な説明が明細書に記載されているだけでクレームに記載されていない場合は、抽象的アイデアを対象とするクレームの特許適格性を持つ発明への変換には、不十分であることを判示した。この判決は、コンピュータでの実施を意図した方法クレームをドラフトする際は、人間が精神的にまたは紙と鉛筆で実行することをカバーするほどの広さをクレームが持たないよう、十分な詳細をクレームに含める必要性を示唆した。更に判決は、特許不適格性の異議に打ち勝つために特許権者がその発明の新規性または自明性に依存しても不十分であることを判示した。
No. 2015-1599 (October 17, 2016)
- 2. Poly-America, L.P. 対 API Indus., Inc. 事件
-
この判決において、特許権者が審査手続きにおいて争点となるクレーム範囲の否定となる、クレーム文言の範囲を限定する主張をしていたため、CAFCは地裁による非侵害判決を支持した。この判決は、クレーム文言が特許全体およびその審査経過と一致する解釈に限定されるという、クレーム範囲の否定の原則が採用された一例を示した。
No. 2016-1200 (Fed. Cir. October 14, 2016)
- 3. REG Synthetic Fuels, LLC 対 Neste Oil Oyj, 事件
-
この判決は、必要に応じてIPR手続における審判部の証拠判断をCAFCが再検討することを示す。また、REG事件は、発明を先に着想したことを立証するためには、発明者はクレームの全ての限定を認識し、その理解を他の人物に伝えたことを証明する必要があることを再確認した。過去の判例から一貫して、本判決は、クレームに記載の発明の着想を証拠書類で立証するために、クレームに記載されていない発明の特徴まで証明する必要がないことを明らかにした。
2015-1773 (November 8, 2016)
月刊The Lawyers 2016年12月号（第204回）
- ※2016年12月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Lyda 対 CBS Corporation 事件
-
この判決では、改正後の連邦民事訴訟規則12（b）（6）に基づき、フォーム18を共同侵害の主張事件に適用しないことを確認した。また、法改正前に提訴された事件も、訴状はTwombly/Iqbal事件の訴状基準を満たさなければならないことを明らかにした。共同侵害の申立てには、訴因として十分な事実の記載が必要である。
No. 2015-1923 (Fed. Cir. September 30, 2016)
- 2. Cox Communications, Inc. 対 Sprint Communication Company LP 事件
-
この判決では、§112第2パラグラフの明確性に関して、Nautilus判決に基づき、「特許を説明する明細書と審査経過とを踏まえて読んだクレームが、当業者に対して合理的な確度で発明の範囲を理解させることができない場合に、特許は不明確であるとして無効になる」ことが示された。また、発明の範囲に実質的な影響を与えない文言は、この妨げにはならないと判断された。この判決に従えば、発明の範囲に実質的な影響を与えない文言は明確性の判断に影響を与えないと考えられる。
No. 2016-1013 (Fed. Cir. September 23, 2016)
- 3. FairWarning IP, LLC 対 Iatric Systems, Inc., 事件
-
この判決は、特許クレームが、特許適格性を欠くと判断された一例を提供する。フェアウォーニング判決は、McRO判決とは異なり、アリス判決による要件を満たさなかったクレームは特許適格性を欠くと判断した。フェアウォーニング判決とMcRO判決において、特許適格性に関して異なる判断に至った理由に注意すべきである。
2015-1985 (Fed. Cir. October 11, 2016)
月刊The Lawyers 2016年11月号（第203回）
- ※2016年11月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. McRO, Inc. 対 Bandai Namco Games America Inc., 事件
-
この判決は、アニメメーションのキャラクターの口の動きと音声の会話とを同期させるリップシンクの自動化に関する発明について、アリス判決を前提に特許適格性を肯定したCAFCの数少ない判決である。地方裁判所は抽象的概念の適用に過ぎないとして特許適格性を否定したのに対し、CAFCは、クレームを全体的に観察しつつ個別のステップの要件を考慮して特許適格性を肯定した。
Nos. 2015-1080, -1081, -1082, -1083, -1084, -1085, -1086, -1087, -1088, -1089, -1090, -1092, -1093, -1094, -1095, -1096, -1097, -1098, -1099, -1100, -1101 (Fed. Cir. September 13, 2016)
- 2. ScriptPro LLC, ScriptPro USA, Inc. 対 Innovation Associates, Inc. 事件
-
この事件においてCAFCは、記載要件違反による特許無効の地裁判決を破棄し、事件を差し戻した。CAFCは、明細書が他の実施例や目的を予期している場合には、明細書の記載が特定の実施例または目的にフォーカスしていても、クレーム範囲はそれに限定されないと判示した。また、出願当初のクレームの記載自体が特許明細書の記載範囲として、サポート要件の根拠となることを明らかにした。すなわち、適切なクレーム範囲の判断において、特許明細書とその審査経過全体が考慮されるべきであることを示した。
No. 2015-1565 (Fed. Cir. August 15, 2016)
- 3. Veritas Technologies LLC, 対 Veeam Software Corporation 事件
-
この判決は、当事者系レビューにおいてクレームを補正する際に特許権者が直面する困難さの例を取り上げている。この判決によれば、審判部が補正の申立てを却下する際に示した理由がこのような背景で正当かどうかを精査することをCAFCは厭わないと考えられる。この事件は、当事者系レビューにおける補正の申立ては、手続き面及び実体面の両方で検討されるべきであることを示唆する。
No. 2015-1894, August 30, 2016)
月刊The Lawyers 2016年10月号（第202回）
- ※2016年10月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Cuozzo Speed Technologies, LLC 対 LEE 事件
-
この判決では、最高裁判所がIPR手続について初めて判断を示した。この判決は、米国特許商標庁が下したIPR手続開始の決定そのものに対しては上訴できないことを判示した。また、この判決はIPR手続での審理において、米国特許商標庁が最も広い合理的解釈の基準によりクレームを解釈することを認めた。
No. 15-446, (U.S. Supreme Court June 20, 2016)
- 2. Halo Electronics, Inc. 対 Pulse Electronics, Inc., 事件
-
この判決では、故意侵害による賠償額の増額について下級審がシーゲート判決に基づくテストにより増額を認めなかったのに対し、最高裁判所がシーゲート判決に基づくテストの妥当性自体を否定した。真の意味は、賠償額の増額判断は地方裁判所の裁量に委ねるべきであると言う点にある。この米最高裁判決により、賠償額の増額が容易になることが予想される。
Nos. 2013-1472, 2013-1656 (Fed. Cir. August 5, 2016)
- 3. BASCOM Global Internet Services, Inc., 対 AT&T Mobility LLC 事件
-
この判決では、アリス判決の2段階テストに基づいてソフトウェア関連特許の特許適格性が判断された。第二のテストに関して、CAFCは、個々のコンポーネントが発明的であるとは言えなくても、構成要件の整理された組み合わせとして、クレームは発明的概念を構成していると認定した。
No. 2015-1763 (Fed. Cir. June 27, 2016)
月刊The Lawyers 2016年9月号（第201回）
- ※2016年9月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Halo Electronics, Inc. 対 Pulse Electronics, Inc 事件
-
最高裁はシーゲート判決における賠償額の増額に関するテストを否定し、CAFCの両判決を破棄して事件を最高裁の見解に即する手続へと差し戻した。
この最高裁判決は、賠償額の増額基準をシーゲート判決のテストから、地方裁判所の裁量権を増やす基準へとシフトさせた。この判決により、地方裁判所における賠償額の増額の認定が増えることが予想されるが、地方裁判所がどのように第284条に裁量権を適用するかは不明である。Nos. 14-1513, 14-1520 (U.S. Supreme Court June 13, 2016)
- 2. Warsaw Orthopedic, Inc. 対 .NuVasive, Inc., 事件
-
この判決は、Commil最高裁判決後の、誘引侵害に関するCAFCの考え方を示す。この判決は、根拠のない非侵害抗弁で誘引侵害の基準となっている認識要件を否定できなかった状況の一例を示している。
Nos. 2013-1576, 2013-1577 (Fed. Cir. June 3, 2016)
- 3. In Re TLI Communications LLC Patent Litigation,
-
この判決は、アリス判決の枠組みの下で、物理的コンポーネントの一般的な記載では、抽象的アイデアを特許可能な主題に変形するのに十分ではないということを確認した。
Nos. 2015-1372, 1376, 1377, 1378, 1382, 1383, 1384, 1385, 1417, 1419, 1421 (Fed.Cir.May 17, 2016)
月刊The Lawyers 2016年7月号（第200回）
- ※2016年7月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Sport Dimension, Inc. 対 The Coleman Company, Inc. 事件
-
この判決は、米国意匠特許はデザインの装飾全体をカバーすることを明示している。意匠特許は機能的要素を保護しないが、この判決は、機能的要素のデザイン（例えば形状など）は保護されることを明らかにした。さらに、特許訴訟において専門家証人はその技術分野での経験が必須なことを再確認した。
No. 2015-1553 (Fed. Cir. April 19, 2016)
- 2. Robert Mankes 対 Vivid Seats Ltd. 事件
-
この判決は、事件の係属中に判例法を変更する判決が出た場合、判例法の変更の効力はその係属中の事件にも及ぶことを示した。当事者及び実務家は、係属中の事件において他の判決からの利益を得ることができるように、判例法の進展に精通しなければならない。
Nos. 2015-1500, 2015-1501 (April 22, 2016)
- 3. TC Heartland LLC 事件
-
この判決は、特許事件においても§1391に基づき裁判地を判断するというVE Holding Corp事件判決の効力は現在も有効であることを確認した。また、この判決は、現時点のCAFCは、裁判地の基準を再検討するつもりはなく、この問題については議会の行動が必要となることを示唆している。
No. 2016-105 (Fed. Cir. April 29, 2016)
月刊The Lawyers 2016年6月号（第199回）
- ※2016年6月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Shaw Industries Group, Inc. 対 Automated Creel Sys., Inc 事件
-
この判決は、IPR手続におけるIPR開始の決定は裁判所で争うことができないことを確認し、CAFCがIPRの決定について審理できる事項は、実体的事項に制限される。また、本判決は、主張した複数の理由のうち一部の理由のみについてIPRが開始された場合に、IPRの最終決定に対して禁反言が及ぶ範囲は実際に審理された理由に限られる。
Nos. 2015-1116, 2015-1119 (Fed. Cir. March 23, 2016)
- 2. MAG Aerospace Industries, Inc. 対 B/E Aerospace, Inc. 事件
-
この判決は、他社特許の発明者を雇用した場合に、譲渡人禁反言により特許無効の抗弁が認められなくなる可能性があることを示した。特に、この判決では、被告が侵害回避を目的として発明者を雇用したことが認められたにも関わらず、譲渡人禁反言が適用されたことは注目に値する。
Nos. 2015-1370, 2015-1426 (Fed. Cir. March 23, 2016)
- 3. Scott Clare 対 Chrysler Group LLC 事件
-
この判決は、裁判所がクレームを解釈するさいに、クレーム差異の原則のようなクレーム解釈に関する基準を適用することを示した。スコットクレア判決は、明細書の文言と矛盾することになるようなクレーム解釈の基準を裁判所が採用しないことを明らかにした。
No. 2015-1199 (Fed. Cir. March 21, 2016)
月刊The Lawyers 2016年5月号（第198回）
- ※2016年5月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Ohio Willow Wood Company 対 Alps South, LLC 事件
-
OWW事件は、地方裁判所による不公正行為の判断を、CAFCが支持した最新判例である。 この判決は、地方裁判所とUSPTOが並行して手続をする際の特許権者に対するリスクを示し、継続するUSPTO手続において訴訟資料を開示する重要性を示している。
Nos. 2015-1132, 2015-1133 (Fed. Cir. February 19, 2016)
- 2. Blue Calypso, LLC 対 Groupon, Inc., 事件
-
ブルーカリプソ判決は、CBMレビューに関する特許の範囲は金融部門に結び付いた発明に限定されないことを明らかにした。この判決は、開示されたコンポーネントの組み合わせ例を引例が提供していなかったとしても、それらの組み合わせ可能の開示がれば特許性に影響を与えることを判示した。またこの判決は、特許明細書に記載のないクレーム文言の使用だけで、明細書記載要件欠如の認定の裏付けとするのは不十分であることを明らかにした。
No. 2015-1401 (Fed. Cir. March 1, 2016)
- 3. UltimatePointer, LLC 対 Nintendo Co., Ltd. 事件
-
この事件は、一つのクレームが装置とその装置を使用する方法のような2つの発明をクレームしていると思える場合の不明確性を議論した。装置とその装置を用いる方法を1つのクレームで言及することで、クレームの一部が不明確であると判断されたとしても、装置クレームが機能的文言を持っているだけでは必ずしも不明確にならないと判断された。
No. 2015-1297 (March 1, 2016)
月刊The Lawyers 2016年4月号（第197回）
- ※2016年4月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Lexmark International, Inc. 対 Impression Products, Inc. 事件
-
この判決においてCAFC大法廷は先の判決を再度追認し、（1）販売者は自身の特許権を製品の再販および再利用を阻止する目的で使用可能であり、（2）外国向製品の販売許諾はその製品に関する米国特許権を消尽させないと判示した。この判決は、外国での取引と国内市場とでは米国特許法で異なる扱いとなることを注意喚起している。外国で購入された製品、あるいは使用／再販制限のある製品に基づく非消尽論により、潜在的な特許侵害が発覚することを防ぐよう注意を払うべきであろう。
Nos. 2014-1617, 2014-1619 (Fed. Cir. February 12, 2016) (en banc)
- 2. Nike Inc. 対 Adidas AG 事件
-
ナイキ事件は、IPR手続において、特許クレームの補正申請却下に対する控訴で特許権者が勝った初のCAFC判決である。現状、PTABは、例外的にのみ特許後の手続における補正申請を認める。IPR手続において、特許権者は、提案する補正クレームは特許性を有し、補正申請は認められるべきことの立証責任を満たしていると示す基準として、この判決に頼ることができる。
No. 2014-1719 (Fed. Cir. February 11, 2016)
- 3. TransWeb, LLC 対 3M Innovative Properties Co. 事件
-
この判決では、不公正行為の抗弁及びウォーカープロセス・アンチトラストクレームの双方で侵害被疑者が勝利を収めた。テラセンス事件のCAFC判決により不公正行為の立証基準が引き上げられていることも考えると、不公正行為の抗弁が認められれば、アンチトラストクレームも認められる可能性が高まると考えられる。
No. 2014-1646 (Fed. Cir. February 10, 2016)
月刊The Lawyers 2016年3月号（第196回）
- ※2016年3月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Ethicon Endo-Surgery, Inc. 対 Covidien LP 事件
-
この判決は、付与後レビュー手続の審判部による判断と実質的な事実認定の双方についてCAFCが一般に審判部の見解に従う傾向にあることを再確認した。また、全てのクレームの構成要件が先行技術により公知の場合は、二次的考慮に基づく非自明性の立証は困難であることを示している。
No. 2014-1771 (Fed. Cir. January 13, 2016)
- 2. Commil USA, LLC 対 Cisco Systems, Inc. 事件
-
この事件では、シスコは最高裁判所で優勢でなかった誘導侵害の争点を避け、別の主張に基づいて侵害の判決の破棄を獲得した。この事件の教訓は、侵害の完全な抗弁となる別の主張を控訴審において提起することの利点を示している。
No. 2012-1042 (December 28, 2015)
- 3. Redline Detection, LLC 対 Star Envirotech, Inc. 事件
-
レッドライン判決は、争点となったクレームの無効を示す全ての証拠を、付与後レビューの請求と同時に提出しなければならないことを示している。この判決は、審判部にとって、審理を早期に解決させることに悪影響を与えるものであれば、たとえ規則要件を満たしていても、救済が認められない場合もありうることを警告している。また、当事者系レビュー（Inter Partes Review）における具体的な争点に関して、CAFCが審判部の判断を支持したもう1つの例も引用している。
No. 2015-1047 (Fed. Cir. December 31, 2015)
月刊The Lawyers 2016年2月号（第195回）
- ※2016年2月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Cubist Pharmaceuticals 対 Hospira, Inc., 事件
-
キュービスト事件は、先行技術の評価や自明性に関する経済的問題について、専門家の鑑定の重要性を示した。CAFCは、地裁の事実認定を「明らかな誤り」の基準で評価する。自明性は法律の問題ではあるが、当業者の能力や当業者の観点による先行技術の範囲や内容を含む根本的な事実に基づくものである。この判決はさらに、特許クレームにおける誤りが後で発見され、明細書に十分なサポートがある場合に、クレームを訂正する重要性を強調する。
Nos. 2015-1197, 2015-1204, 2015-1259 (Fed. Cir. November 12, 2015)
- 2. Ariosa Diagnostics 対 Verinata Health, Inc., 事件
-
この事件では、当事者系再審査（IPR）の申請者は、最初に提出する申請書において自明性の裏付けとなる全ての根拠を十分に明記すべきことを明言した。CAFCは、先行技術と発明との関連性を後の答弁書で初めて主張した場合、PTABがその主張を考慮対象から除外することは妥当であると判断した。
Nos. 2015-1215, 2015-1226 (Fed. Cir. November 16, 2015)
- 3. MCM Portfolio LLC 対 Hewlett-Packard 事件
-
この判決は、米国発明法（America Invents Act）により創設されたIPR（当事者系レビュー）が合衆国憲法に違反していないことを示した。従って、IPRは、当面の間、特許の有効性を攻撃する重要な手続きであり続けると考えられる。
No. 2015-1091 (Fed. Cir. Decemmber 2, 2015)
月刊The Lawyers 2016年1月号（第194回）
- ※2016年1月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Belden Inc. 対 Berk-Tek LLC 事件
-
この判決では、CAFCが、審決および実質的な証拠の事実認定を初めから検討していることに注目したい。さらに、「一応の証拠がある事件」の主張に必須でない限り、審判部は請求人の応答とともに専門家による陳述書の提出を許可しても良く、特許権者はそれに応答する機会が与えられることが示された。
Nos. 2015-1575, 2015-1576 (November 5, 2015)
- 2. Momenta Pharmaceuticals, Inc. 対 Teva Pharmaceuticals USA, Inc.
-
この判決において、CAFCは、§271(g)の適用の際、製品の実際の製造と、最終製品または中間物質の品質管理試験を区別し、後者には§271(g)は適用されないこと判示した。また、品質管理試験等、販売承認を得た後の定期試験は、§271(e)(1)のセーフハーバー規定の対象外であることを判示した。
Nos. 2014-1274, 2014-1277 (Fed. Cir. November 10, 2015)
- 3. Prometheus Laboratories, Inc. 対 Roxane Laboratories, Inc 事件
-
プロメテウス事件では、「属」概念の特許に基づく自明性に対する抗弁において、「種」に関する特許クレームが提供する予期せぬ結果を実証することの重要性が明らかにされた。また、この判決では、予期せぬ結果を提供しない「属」の中の「種」に関する特許クレームは、「属」に関する先行技術特許が存在した場合には無効となる可能性があることを示した。
Nos. 2014-1634, 2014-1635 (Fed. Cir. November 10, 2015)