米国連邦控訴裁判所（CAFC）判決
2009年一覧
月刊The Lawyers 2009年12月号（第122回）
- ※2009年12月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Lucent Technologies, Inc. et al. 対 Gateway, Inc. et al.事件
-
この事件では、損害賠償の認定の基礎として陪審が採用できるような実質的な証拠をルーセント・テクノロジーが提出できなかったため、CAFCは、マイクロソフト・コーポレイションに対する損害賠償を認める地裁判決を破棄しました。このような判断が認められる範囲を限定するために、CAFCは、損害額決定のための全体市場価値ルールの継続的な有効性を支持しました。
Nos. 2008-1485, -1487, -1495 (September 11, 2009)
- 2. VitaMix Corp. 対 Basic Holding, Inc., et al.事件
-
この事件において裁判の両当事者は、幾つかの略式判決の申し立てを提出し、地方裁判所は、各申し立ての抗弁者側の主張を認める略式判決を下しました。CAFCは、控訴審において、直接侵害不成立と判断した地裁判決を破棄して事件を差し戻しましたが、他の判決については支持しました。この判決においてCAFCは、重要事実の真正な争点の存在を規定し、略式判決を破棄する証拠の基準を示しました。
Nos. 2008-1479, 1517 (September 16, 2009)
- 3. Fresenius USA, Inc., et al 対 Baxter Int’l, Inc.事件
-
この事件において、CAFCは地方裁判所の認定を破棄し、陪審員の評決を覆すためにはかなり高いハードルを乗り越える必要があることを明らかにしました。また、CAFCはマーカッシュクレームに記載されたグループのうちひとつでも新規性を欠如していれば、クレーム全体が無効となることを認めました。
Nos. 2008-1306, 1331 (September 10, 2009)
月刊The Lawyers 2009年11月号（第121回）
- ※2009年11月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Cardiac Pacemakers, Inc., et al. 対 St. Jude Medical, Inc., et al.事件
-
この事件でCAFCは、米国特許法第271条(f)は海外での組み立てで、特許侵害が成立するノックダウン輸出を規制するものであり、「物」ではない、米国特許法第271条(f)が方法クレームと処理クレームには適用されないことを明らかにしました。つまり、へ「工程」をプロセスが海外で実行された場合に問題となるプロセスクレームにことから、米国特許法第271条(f)は適用されないと、判断しました。輸出されたアイテムが特許装置の「要部」である限りは、その要部の輸出に対する損害を回復できるので、方法クレームしか持たない特許権の輸出による損害が制限されることになります。
Nos. 2007-1296, -1347 (August 19, 2009)
- 2. Bayer Schering Pharm AG, et al. 対 Barr Laboratories, Inc.事件
-
この事件でCAFCは、バイエルの経口避妊薬に関する特許クレームが自明であるとした地方裁判所の判決を支持しました。微粉化すること、ならびに、通常の錠剤コーティングを使用することは、KSR事件で示された、特定された限られた数の予見可能な限られた解決策に含まれることを、先行技術が当業者に示していたと結論付け、自明であったと判断しました。
No. 2008-1282 (August 5, 2009)
- 3. Exergen Corp. 対 WalMart Stores, Inc., et al.事件
-
特許紛争の当事者は、不正な行為(inequitable conduct)を申し立てる場合、Rule 9(b)によって要求される特殊性(particularity)を伴って申し立てを行う必要があります。具体的には、そのような申し立ては、PTOにおいて行われた重要事項の不実告知又は省略について具体的に誰が、何を、いつ、どこで、どのようにということを特定することを必要とします。
Nos. 2006-1491, 2007-1180 (August 4, 2009)
月刊The Lawyers 2009年10月号（第120回）
- ※2009年10月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Agilent Technologies, Inc. 対 Affymetrix, Inc.事件
-
CAFCは抵触審査において記載要件が問題とされているクレームの解釈には、クレームのコピー元の明細書に記載された内容がコピーした特許の明細書に記載されているかどうが審理されるべきであることを明らかにしました。CAFCはまた、明細書によるクレームのサポートを認めるためには、開示内容が必然的にクレームした発明の主題に帰結しなければならないことを確認しました。
No. 2008-1466 (June 4, 2009)
- 2. Ecolab Inc. 対 FMC Corp.事件
-
CAFCは、終局的差止め命令の申し立てを分析する際に最高裁判所のeBay要因を一切考慮しない場合は、地方裁判所が裁量権を濫用していると認定しました。CAFCはまた、クレームにおいて「唯一の」成分として物質を記載した場合であっても、必ずしも他の物質について権利放棄したことにはならないと認定しました。この認定は、組成物が当該「唯一」の成分により、最終結果物が「実質的に構成される」ことをクレームの文言が要求する場合に特に当てはまります。
No. 2008-1228 (June 9, 2009)
- 3. Ortho-McNeil Pharm., Inc. 対 Mylan Labs., Inc.事件
-
この事件においてCAFCは、非弁護士費用の支払いに関し、並行して審理されている裁判に共通して提出された証言録取書に関する費用を二重に受け取ることはできないと判示し、この費用に関する地方裁判所の判決を破棄して、費用の再配分をするよう事件を差し戻しました。
No. 2008-1600 (June 11, 2009)
月刊The Lawyers 2009年9月号（第119回）
- ※2009年9月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Depuy Spine, Inc. 対 Medtronic Sofamor Danek, Inc.事件
-
この事件は、均等論に基づく侵害に対するensnarement defense（日本における自由技術の抗弁に相当）は、陪審団が取り扱うべき事実問題ではなく、裁判所が扱うべき法律問題であることことを明らかにしました。また、販促製品は逸失利益の算定に含めるべきではないことを明らかにしました。
No. 2008-1240 (June 1, 2009)
- 2. Genentech, Inc.事件
-
この事件でCAFCは、テキサス州東地区地方裁判所は裁量権を乱用し、カリフォルニア州在住の被告らに対し事件をカリフォルニア州北地区に移転することを認めなかったことは誤りであると判示しました。この事件は、CAFCが、裁判移管の条件の１つである「裁判の過密」は、他の条件を超越するような最重要の条件ではないことを示しました。
Misc. Docket No. 901 (May 22, 2009)
- 3. Epistar Corporation 対 International Trade Commission, et al事件
-
この事件で、ＣＡＦＣは特許の有効性に異議を申し立てない条項（いわゆる不争条項）を含む和解契約は、その譲渡人が合意した範囲を超えて、譲受人の権利を制限することはないとの判断を示しました。また、米国際貿易委員会は、限定的排除命令（LEO）によって、被告以外の団体によって輸入された製品を排除できないことを明らかとしました。よって、被告以外の団体によって輸入された製品を排除するためには、一般的排除命令（GEO）が必要となります。
No. 2007-1457 (May 22, 2009)
月刊The Lawyers 2009年7月号（第118回）
- ※2009年7月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Felix 対 Am. Honda Motor Co. 事件
-
この事件では、たとえ補正が許可に直結していない場合であっても、出願経過禁反言が適用される場合があることが明らかとなりました。この事件はまた、特許クレームでよく使用される文言の解釈が問題となりました。
No. 2008-1367 (April 10, 2009)
- 2. Takeda Pharma. Co. 対 Doll事件
-
この事件でCAFCは、二重特許の分析において、プロセスと先に特許付与された生成物が、もしその生成物を作る代用プロセスが、生成物の最初の出願の出願日の時点で未知であったとしても、裁判所は、第二の出願の出願日の時点でそのプロセスに「特許可能な程の差異」があるか否かを判断するべきであると判示しました。
No. 2008-1131 (April 10, 2009)
- 3. Abbott Laboratories 対 Sandoz, Inc.事件
-
この事件では、これまでＣＡＦＣの判断が分かれていたプロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲の判断が示されました。ＣＡＦＣは、クレームで特定された製法と異なる製法を経た物は、権利範囲に属しないと全員法廷で判断しました。一部の専門家は、今後、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを作成する意味は薄いと指摘しています。
No. 2007-1400 (May 18, 2009)
月刊The Lawyers 2009年6月号（第117回）
- ※2009年6月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Clock Spring L.P. 対 Wrapmaster, Inc. et al.事件
-
この事件は実験的使用の例外の限定的適用を明瞭にしました。特許出願を目的とした発明の動作性能やクレームされた特徴を確認するためのテストでなければ、実験的使用とは認められません。
No. 2008-1332 (March 25, 2009)
- 2. Cordis Corp. 対 Boston Scientific Corp.事件
-
この事件において、発明者が大学や病院の同僚及び企業に対し、書面による秘密保持契約無しに論文を提供していましたが、CAFCは、その論文が特許法第102条(b)に基づく先行技術刊行物とはならないとした地方裁判所の判決を支持しました。法的な守秘義務契約がない場合でも、秘密が守られる蓋然性があれば、その論文は刊行物ではないと判断されました。こうして、この判決は、付随する書面による機密保持契約無しに論文が企業に提供された場合の、特許法第102条(b)に基づく先行技術刊行物の基準を示しました。
Nos. 2008-1003, -1072 (March 31, 2009)
- 3. In re Marek Z. Kubin and Raymond G. Goodwin
-
この事件では、CAFCは、多種多様な科学分野に跨るようにKSRの適用を拡大し、更に、最近の最高裁判決の下での「自明の試み」に関する基準を明確化しました。
No. 2008-1184 (April 3, 2009)
月刊The Lawyers 2009年5月号（第116回）
- ※2009年5月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Tafas 対 Dudas事件
-
この事件では、5/25制限ルールやその他の規則の有効性が争われました。5/25制限ルールは、独立項数で５個または総クレーム数で２５個を上回る出願については出願人が審査補助書面（いわゆるＥＳＤ）と先行技術文献調査を提出しなければならないとするルールです。本事件では5/25制限ルールは有効であることが示されましたが、オバマ政権が誕生したことにより規則の施行が停止しており、規則の内容が修正される可能性もあります。
No. 2008-1352 (March 20, 2009)
- 2. Revolution Eyewear, Inc. 対 Aspex Eyewear, Inc.事件
-
この事件は、過去の侵害行為に対しては訴えないとする不争契約を締結したものの、その契約では将来の行為について何も言及されていなかった場合、特許無効の確認訴訟を提起する権利が失われないことが確認されました。
No. 2008-1050 (February 13, 2009)
- 3. Line Rothman 対 Motherswear International 事件
-
この事件では、自明性の判断基準において付加的な関連事項をどのように考慮すべきかが争われました。CAFCは、発明した時点で当該発明を実施した専門家が存在しないことは自明性を否定する根拠にはならないことを判事しました。すなわち、特定の専門家がその人の知識に基づいて実現できたかどうかは重要ではなく、仮想的な当業者が引用文献から本願発明に至ったであろうか否かを、自明性の判断基準とすべきとしています。
No. 2008-1375 (February 13, 2009)
月刊The Lawyers 2009年4月号（第115回）
- ※2009年4月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Boston Scientific, Inc. 対 Cordis Corp.事件
-
この事件では、特許弁護士は、技術専門家として別に適格性が認められない限り、技術的問題について証言できないかもしれないことが示されました。また、その技術分野の通常の能力しか持たない者も専門家証言を行う適格性を有しうることも示されました。
Nos. 2008-1068, -1115 (December 24, 2008)
- 2. Kinetic Concepts, Inc. 対 Blue Sky Medical Group, Inc.事件
-
この事件では、被告の不便さによりテキサス州からオハイオ州へ裁判地の移管が認められました。裁判地の移管について、CAFCは「公的」要因と「私的」要因とを適用し、裁判地の移管申し立てを拒否した地方裁判所の判決は誤りであったと判決しました。
Slip Op. Misc. Docket No. 888 (December 29, 2008)
- 3. Comiskey 事件
-
この事件は、ビジネス方法等の方法が、特許法上の法定発明に該当するか否かが判断された事件です。この事件では、ビジネス方法等は、それ自体では法定発明ではなく、法定発明に該当するためには具体的な技術要件が必要であることが示されました。
No. 2006-1286 (January 13, 2009)
月刊The Lawyers 2009年3月号（第114回）
- ※2009年3月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Sundance, Inc. 対 Demonte Fabricating Ltd.事件
-
この事件では、特許弁護士は、技術専門家として別に適格性が認められない限り、技術的問題について証言できないかもしれないことが示されました。また、その技術分野の通常の能力しか持たない者も専門家証言を行う適格性を有しうることも示されました。
Nos. 2008-1068, -1115 (December 24, 2008)
- 2. TS Tech USA Corp.事件
-
この事件では、被告の不便さによりテキサス州からオハイオ州へ裁判地の移管が認められました。裁判地の移管について、CAFCは「公的」要因と「私的」要因とを適用し、裁判地の移管申し立てを拒否した地方裁判所の判決は誤りであったと判決しました。
Slip Op. Misc. Docket No. 888 (December 29, 2008)
- 3. Acumed LLC 対 Stryker Corp.事件
-
この事件では、最近のeBay Inc.対MercExchange, LLC事件(547 U.S. 388 (2006))の最高裁判決によって示された差止命令を下す基準が採用されました。差止命令の基準として、慣例となっている「４つの要素」テストの要件を満たしていることが必要です。４つの要素とは、(1)継続した侵害行為により特許権者が回復不能な損害を被る恐れがある、(2)法律での救済が不十分、(3)特許権者と侵害者との間の不利益の衡平をとるために差止命令が必要である、(4)差止命令によって公益が損なわれない、です。
No. 2008-1124 (December 30, 2008)
月刊The Lawyers 2009年2月号（第113回）
- ※2009年2月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. Qualcomm Incorporated 対 Broadcom Corp.事件
-
この事件から得られる教訓は、標準化団体への参加者は標準化団体に対して自己の特許を開示する義務を負い、これに違反した場合、その特許権が権利行使不可能になるということです。但し、権利行使不可能な範囲は、すべての製品が対象となるわけではなく、あくまで開示義務の対象となった標準を使用した製品に限られます。
Nos. 2007-1545, 2008-1162 (December 1, 2008)
- 2. Basell Poliolefine Italia S.P.A.事件
-
この事件では、自明性型の二重特許に対して、1方向テストもしくは2方向テストのいずれかが適用され、2方向テスト（ミラーイメージ）は審査過程における遅延に対し特許庁が責任を有するときにのみ採用される例外であることが明らかとなりました。また、自明性型の二重特許の分析においては、必ずしも、Grahamによる自明性の分析は必要とされないことも明らかになりました。
No. 2007-1450 (November 13, 2008)
- 3. Takeda Chemical Industries,Ltd. 対 Mylan Laboratoies, Inc.事件
-
この事件でCAFCは、医薬品簡略承認申請（ＡＮＤＡ）においてアルファファーマ及びマイランが提出したハッチマン・ワックス法第4項証明書が、根拠が無く悪意の下に作成・提出されたと認定し、この不公正行為に基づき、この事件を例外的事件であるとした地方裁判所の判決を維持し、武田薬品工業の弁護士費用を負担するようアルファファーマ及びマイランに命じました。
Nos. 2007-1269, -1270 (December 8, 2008)
月刊The Lawyers 2009年1月号（第112回）
- ※2009年1月号では、以下の3つの判決を取り上げました。
- 1. In Re Bernard L. Bilski and Rand A. Warsaw
-
この事件において、CAFCは米国特許法第101条における「方法」クレームの特許性の判断する基準として、「機械もしくは転換」テストを採用し、方法のクレームが(1)特定の機械あるいは装置と連携している、（2）特定のものを異なる状態あるいは物体に転換している場合には特許の対象となることを明らかにしました。
No. 2007-1130 (October 30, 2008)
- 2. Floyd M. Minks 対 Polaris Industries, Inc.事件
-
この事件においてCAFCは、地方裁判所が、原告に賠償金に関する新たな裁判審理を提案することなく陪審員による賠償金の裁定を減額したことは、憲法修正第7条に違反すると判示しました。これにより、事実の再評価に基づく賠償額の変更が、特許権者に賠償金に関する新たな裁判の権利を与えることが示されました。
No. 2007-1490, -1491, (Fed. Cir. Oct. 17, 2008)
- 3. Re Ciprofloxacin Hydrochloride Antitrust Litigation事件
-
この事件は、対価の支払いに係る和解の合意と反トラスト法との関係についていくつかの洞察が示されました。すなわち、この事件では、特許によってもたらされる権利に加えて特許権者に排他的権利を全く認めない和解での合意は、他に許し難い行為がない限り、反トラスト法に違反すると認定すべきではないことが示されました。
No. 2008-1097 (October 15, 2008)