米国連邦控訴裁判所（CAFC）判決
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月刊The Lawyers 2007年12月号（第99回）

※2007年12月号では、以下の3つの判決を取り上げました。

ビジネス方法が特許対象として認められるための基準として、人知及び人間的思考のみが列挙されたクレームは特許の対象とはならいことが明確になった事件です。ビジネス方法に特許を取得するためには、必ず装置もしくは機械との組み合わせでなければなりません。本判決により、今後ビジネス方法特許の取得やその権利行使がより難しくなる可能性があります。

No. 2006-1286 (September 20, 2007)

2. BMC Resources, Inc. 対 Paymentech, L.P.事件

本件は、特許の工程の一部を実施した当事者が、他の第三者との共同侵害の責を負うべきか否かを争点とした事件です。CAFCは、特許された方法またはプロセスの1つ1つの工程をその者が実行したこと、あるいは他者の行為を指示もしくは統制したことを、共同侵害の責を負う要件として判示しました。方法特許の権利行使を確実にするためには、直接侵害を立証できるように、単独の行為に焦点を当ててクレームを記載すべきとのことです。

No. 2006-1503 (Fed. Cir. September 2007)

3. GP Indus., Inc. 対 Eran Indus., Inc.事件

特許権者から侵害者であると思われる者の顧客へ特許権者が警告することを禁止するためには、特許の無効、又は、特許権者の不正な目的を立証する必要がありますが、GPI事件では、その基準が高く設定されています。特許権者から警告状を受け取った企業は、特許権者に対して差し止めを請求する前に、まず、客観的に根拠がないことを示す適切な証拠を収集すべきです。

No. 2007-1087 (September 20, 2007)

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月刊The Lawyers 2007年11月号（第98回）

※2007年11月号では、以下の3つの判決を取り上げました。

1. Integra Lifesciences I, Ltd., et al. 対 Merck KGaA, et al.事件

本件は、薬品または動物用生物学的製剤の開発、及び連邦法に基づいてFDA認可申請することに、合理的に関連している特許発明の使用は、特許法第271条(e)(1)に基づくFDA例外規定により侵害認定を免れることを明らかにした事件です。

Nos. 2002-1052, -1065 (July 27, 2007)

2. SafeTCare Mfg., Inc. 対 Tele-Made Inc.事件

SafeTCare事件は、裁判所が特許クレームの範囲・文言解釈するために、明細書の記載内容を参酌することを示した事件です。本事件によれば、クレームそのものは特定の技術事項を除外する記載となっていなくても、明細書の記載ぶりから当該技術事項が発明から除外されることが明らかであれば、クレーム範囲は限定的に解釈されます。

No. 2006-1535 (August 3, 2007)

3. Icon Health and Fitness, Inc.事件

Icon事件において、CAFCは、KSR事件の最高裁判決に基づき、自明性の判断における類似技術には異なる分野の発明も含まれることを判示しました。このため、出願人及び特許権者はこの点に留意する必要があります。例えば、異なる分野の発明が類似技術として特許を無効化する引例となる場合があるからです。

2006-1573 (August 1, 2007)

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月刊The Lawyers 2007年10月号（第97回）

※2007年10月号では、以下の3つの判決を取り上げました。

1. Takeda Chemical Industries, Ltd. 対 Alpharpharm Pty.事件

CAFCは公知の化合物に構造的に類似する化合物の場合、先行技術に組み合わせの示唆・動機・もしくは教示がなければ、その公知技術は自明性の根拠には使用できないという、従来の判例を踏襲しました。これは、最高裁での最近のKSR判決とは相容れないものですが、化合物などの特有な事件に適用される重要な判決といえます。

Nos. 2006-1329, 2007 WL 1839698 (June 28, 2007)

2. The Saunders Group, Inc. 対 Comfortrac, Inc.事件

本件は、実施例に記載された限定要件がメインクレームに記載されていない場合、その特許の範囲はその要件に限定されないことを再確認した事件です。また、特許権者が審査の過程で特許のクレーム範囲を限定する意見書を提出していた場合には、特許はその意見によって限定されますが、その件とは別の継続出願で同じクレーム文言を使用していなければ、その意見書の限定は別件である継続出願には適用されないとCAFCは判示しました。

Nos. 2006-1576, 2007 WL 1827843 (June 27, 2007)

3. Festo Corp. 対 Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.事件

Festo事件において、CAFCは、関連する従来技術において開示された全ての均等物は予見可能性があると判示しました。従って、出願人はクレームを補正するときに慎重に考えなければなりません。出願人がクレームを補正すれば、多くの場合、発明の均等論に係る技術的範囲を狭めることになり、本来は均等であると言える均等物を特許権の範囲から除外することになるからです。

Nos. 2005-1492, 2007 WL 1932269 (July 5, 2007) (Festo XIII)

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月刊The Lawyers 2007年9月号（第96回）

※2007年9月号では、以下の3つの判決を取り上げました。

1. Monsanto Co. 対 McFarling事件

損害賠償訴訟において、他の実施権者との間で取り決められている実施料を超える額の賠償額が米国特許法第284条に基づいて認められるかが争われた事件です。本件によれば、契約で取り決められている実施料を超える賠償額が、いわゆる合理的な実施料として認められることがあることが明らかとなりました。

Nos. 2005-1570, 2007 WL 1502080 (May 24, 2007) (McFarling III)

2. Honeywell Int’l, Inc. 対 Universal Avionics Sys. Co.事件

本件では不特許事由である公然使用が争点となりました。実験的な使用は、公然使用から除外されますが、これは事実に依存する度合いが高いと言えます。したがって、事実が適切であれば、特許出願日より1年を超える前に実験的な使用が行われたとしても、特許が無効又は拒絶されることはありません。

Nos. 2005-1112, 2007 WL 1518852 (May 25, 2007)

3. Motionless Keyboard Co. 対 Microsoft Co.事件

本件でも公然使用による不特許事由が争点となりました。本件においてCAFCは、公然使用のうち「公然」の部分ではなく「使用」の部分に焦点を当てました。特許出願日より1年を超える前に発明に係る製品が使用されたとしても、その使用が「通常のビジネスの流れ」に沿った使用でなければ、すなわち、その製品が意図する用途で使用されたのでなければ、「使用」には当たらないことが確認された事件です。

Nos. 2005-1497, 2007 WL 1531401 (May 29, 2007)

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月刊The Lawyers 2007年8月号（第95回）

※2007年8月号では、以下の3つの判決を取り上げました。

1. Leapfrog Enterprises, Inc. 対 Fisher-Price, Inc.事件

この事件は、最高裁判所の自明性に関する判決（KSR Int’l co. 対 Teleflex Inc.事件）の後のCAFCにおける最初の自明性に関する判決です。本件においてCAFCは、係争対象特許のクレームを、自明性を理由に無効にしました。無効性の判断基準として従来採用していた先行技術に関するTSM(教示・教唆・動機）テストの厳格な適用を否定し、古い従来技術と当業者には周知のそれより新しい技術との組み合わせにより自明性を認定しました。

Nos. 2006-1402, 2007 WL 1345333 (May 9, 2007)

2. Central Admixture Pharmacy Services, Inc. 対 Advanced Cardiac Solutions, P.C.事件

本事件においてCAFCは、クレームを拡張する訂正証明書について、(1)訂正されたクレームの範囲が原クレームの範囲よりも広いことと、(2)第三に不明な訂正が行われた場合、その訂正証明書は無効になることを明らかにしました。

Nos. 2006-1307, 482 F.3d 1347 (April. 3, 2007)

3. Intamin Ltd. 対 Magnetar Tech., Corp.事件

本事件においてCAFCは、クレームの範囲を(1)特許明細書及び(2)他の特許クレームの文脈において解釈することの重要さを示しました。CAFCは、一般的に、独立クレームは下位クレームより発明の主題を多く含むから、従属クレームは独立クレームの解釈を助ける役割があることを言及しました。CAFCは、クレームの記載が認めない限り、明細書に記載された狭いの実施例が、広いクレームを限定することにならないと判示しました。

Nos. 2005-1546, 2007 WL 1138489 (April 18, 2007)

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月刊The Lawyers 2007年7月号（第94回）

※2007年7月号では、以下の3つの判決を取り上げました。

1. eSpeed, Inc. 対 Brokertec USA, L.L.C.事件

本件は、出願人が特許出願の審査過程で、先行技術を隠したことで、不正行為を認定し、審査官にそれ以上の審査が不要であるかのような印象を与える不正行為を行ったことで、欺く意思を推定しています。この結果、特許権の行使不能の判決が出ました。

Nos. 2006-1385, 2007 WL 817665 (March 20, 2007)

2. Cross Medical Prod., Inc. 対 Medtronic Sofamor Danek, Inc.事件

この判決は、Festo判決の「出願過程禁反言の推定を覆すための基準の一つに、「補正と特許性の関係の希薄性の基準」に関係します。この判決は、「補正と特許性との関係の希薄性」の基準に基づいて、禁反言の推定を覆えせる範囲が非常に狭いことを示しました。

Nos. 2005-1415, 2007 WL 817660 (March 20, 2007)

3. SanDisk Corp. 対 STMicroelectronics Inc.事件

本件においてCAFCは、最近のMedImmune事件の最高裁判決を受けて、特許事件に関連して確認判決を求める裁判において、従来、原告側の要件とされてきた「合理的な争訟の懸念」の立証は、もはや訴え提起の要件とならない見解を示し、地方裁判所による確認判決の申立棄却を破棄し、事件を審理するように、地裁に差し戻しました。この判決により、ライセンスのオファーを受けた第三者が確認判決を申し立てることが以前よりも容易になると思われます。

Nos. 2005-1300, 2007 WL 881008 (March 26, 2007)

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月刊The Lawyers 2007年6月号（第93回）

※2007年6月号では、以下の3つの判決を取り上げました。

1. Cargill, Inc. 対 Canbra Foods, Ltd.事件

本判決は、企業や特許実務者に対し、米国特許商標庁（PTO）への情報開示に関する指針を提供しています。クレームされた発明と公知技術との相違点に関係する情報（特に試験データなど）は、PTOに開示すべきです。また、審査手続き中に出願人によりなされた特許性を肯定する主張に影響を与える情報も、PTOに開示すべきです。

Nos. 2006-1265, -1302, 2007 WL466248 (February 14, 2007)

2. Hakim 対 Cannon Avent Group, PLC事件

Hakim事件によれば、親出願で一部放棄された技術的範囲を継続出願において取り戻すには、一部放棄された内容を審査官に再検討してもらう必要があることが教示されています。

Nos. 2005-1398, 2007 WL 542697 (February 23, 2007)

3. AquaTex Indus., Inc. 対 Techniche Solutions事件

均等論に基づく侵害を主張するは、リミテーション・バイ・リミテーションに基づいた専門家証言を得なければなりません。さらに、審査中になされた補正が争点のクレーム限定事項と無関係であれば、その点に関して審査経過禁反言の推定が生じないことも明らかにされています。

Nos. 2006-1407, 2007 WL582392 (February 27, 2007)

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月刊The Lawyers 2007年4/5月号（第92回）

※2007年4/5月号では、以下の3つの判決を取り上げました。

1. Propat Int’l Corp. 対 Rpost, Inc.事件

本件は特許ライセンスにおけるライセンシーの原告適格が問題となりました。判決は、ライセンシーに特許権の全ての実質的権利が譲渡されていない限り、例え、契約書中に特許権侵害訴訟の原告適格をライセンシーに認める条項があったとしても、ライセンシーに原告適格が認められないと判断しました。

Nos. 2006-1222, -1223,-1270, 2007 WL 14688 (January 4, 2007)

2. Voda 対 Cordis Corp.事件

本件は外国特許の侵害行為に対する米国裁判所の管轄権が問題となりました。原告は、訴訟の対象に対応外国特許に基づく外国での侵害行為についても米国の裁判所で審理するように求めましたが、CAFCは、国家行為理論(act of state doctrine)などを理由に、管轄権を認めず、特許権者の請求を退けました。

Nos. 2005-1238, 2007 WL 269431 (February 1, 2007)

3. Medimmune, Inc. 対 Genentech, Inc.事件

本件は、ライセンシーが実施料を支払い続ける一方で、ライセンスの基となる特許無効の確認判決の申し立てた事件を裁判所が事件として取り上げるべきかどうかの「事件性の要件」が問題となりました。最高裁はCAFC判決を破棄し、実施料を支払い続けることが事件性を生むと判断し、この事件を裁判所が取り上げる事件であると判断しました。

No. 127 S. Ct. 764 2007

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月刊The Lawyers 2007年3月号（第91回）

※2007年3月号では、以下の3つの判決を取り上げました。

1. DSU Medical Corp. 対 JMS Co., Ltd.事件

本件は、被告の寄与侵害及び誘引侵害認定に関する指針を示した事件です。寄与侵害の主張に関し、CAFCは、被告の行為と米国内における侵害行為との間に何らかの結びつきが無い限り、被告に賠償責任は問えないことを明らかにしました。特許侵害を構成する行為が他国ではなく米国内で行われない限り、他者による侵害品の製造・販売・販売の申し込みの行為に関し、被告は寄与侵害の責任を負わないと判決しました。また、誘引侵害の立証には、第三者の製品が原告の特許を侵害している事実を被告が知っていたことを原告が立証しなければならないことが認定されました。

Nos. 2004-1620, 2006 WL 3615056 (December 13, 2006)

2. Plumtree Software, Inc. 対 Datamize, LLC事件

本件は、特許侵害訴訟に脅かされている第三者が確認訴訟を提起できる要件に関して、特許権者がその第三者に対して、同一、類似する技術に関して以前に侵害訴訟を起こしていれば充分であるとCAFCは判断しました。また、102条(b)の販売による不特許事由に関連して、サービスの提供の申し込みは認めましたが、特許はそのサービスを作成する方法なので、オン・セールバーによる特許の無効を否定しました。

Nos. 2006-1017, 2006 WL3703180 (December 18, 2006)

3. Ventana Medical Systems, Inc. 対 BioGenex Laboratories, Inc.事件

本件では、特許明細書の記載が請求項の解釈に与える影響について争われました。これについて、CAFCは、特許明細書が請求項の用語の解釈に使用される場合もあるが、請求項の用語の「通常かつ慣用的な」意味が依然として支配的であるということを示しました。CAFCはまた、親出願などの審査過程における権利放棄の原理は、請求項に使用されている用語が異なれば、子出願には影響を与えないということを示しました。

Nos. 2006-1074, 2006 WL 3821175 (December 29, 2006)

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月刊The Lawyers 2007年2月号（第90回）

※2007年2月号では、以下の2つの判決を取り上げました。

1. PHG Technologies, LLC 対 St.John Companies, Inc.事件

意匠登録されたデザインが機能的な側面を有する場合、その登録の有効性に疑義が生じる場合があります。この場合、登録意匠のデザインに変形例があることを理由に、意匠登録の有効性を主張しても、変形例が登録意匠の有用性に悪影響を及ぼす場合は、その主張は認められないということが、本件では示されました。

No. 2006 WL 3334937 (Fed. Cir. 2006)

2. Abraxis Bioscience, Inc. (formerly known as AstraZeneca Pharmaceuticals LP and AstraZeneca UK LTD.) 対 Mayne Pharma (USA) Inc.事件

本件は、置換可能性の認識があったか否かに応じて均等侵害を認めるか否かが争われた事件です。特に、本発明は「派生物」も均等物に該当しうることを認めた点が注目されます。また、文言侵害は破棄されながらも、均等侵害が認定された点も注目されます。

No. 467 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2006)

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月刊The Lawyers 2007年1月号（第89回）

※2007年1月号では、以下の4つの判決を取り上げました。

1. Conoco, Inc. 対 Energy Environmental International, L.C.事件

本件では、“consisting of”がクレームで使用され、構成を限定的に特定している場合、組成物に一般的に混在している発明とは関係ない不純物が意図的に添加されたとしても、その不純物を含む混合物は依然として、クレームの範囲にあることが示されました。また本件では、故意ではない記載不備を訂正する目的の補正は、必ずしも均等論の主張を妨げるものではないことを示しました。

Nos. 2005-1363, -1461 (August 17, 2006)

2. Fuji Photo Film Co. 対 Jack C. Benun, et al.事件

本件では、ITCにより既に排除命令が下されている侵害物品に対して、地方裁判所が差止命令を下す権限を有することが示されました。

No. 2005-1445 (August 23, 2006)

3. Meade Instruments Corp. 対 Yamcon, Inc.事件